Sehr geehrte Fragestellerin,
Ihre Fragen möchte ich anhand der von Ihnen mitgeteilten Informationen wie folgt beantworten:
Sie sind hier in der Tat abmahngefährdet. Sowohl die Namen, unter denen die jeweiligen Waren/Dienstleistungen vertrieben werden sollen, sind identisch, als auch die Waren/Dienstleistungen an sich. Dies begründet eine hohe Verwechslungsgefahr.
Ihr Mitbewerber wiederum hat, da er die gleichnamige Domain auch aktiv am Markt zum Vertrieb seiner Waren nutzt, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein sog. Unternehmenskennzeichen an diesem Namen erworben.
Ein Unternehmenskennzeichen ist ein Zeichen, das im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs benutzt wird, vgl. § 5 Abs. 2 Markengesetz.
Dieses Unternehmenskennzeichen genießt also ebenso wie eine Marke Schutz nach dem Markengesetz. Insbesondere gibt es dem Inhaber des Unternehmenskennzeichen das Recht, es Dritten zu untersagen , diese geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. Die Verwechslungsgefahr wiederum, wie eingangs erwähnt, erscheint überaus hoch.
Selbst eine Eintragung als Marke hilft dem jüngeren gleichnamigen Zeichen dann nicht weiter.
So hat bereits das Landgericht Frankfurt im „warez.de"-Urteil 1998 (Urteil vom 26.8.1998, Az. 26 O 438/98) entschieden, dass der Grundsatz, dass sich das Markenzeichen gegen die Domain durchsetzt, dann nicht gilt, wenn die Domain selbst als so genanntes Unternehmenskennzeichen nach § 5 MarkenG markenrechtlichen Schutz genießt.
Grundsätzlich können der jüngeren Marke demnach ältere Kennzeichenrechte entgegengehalten werden [vgk. auch BGH, Urteil vom 28. Februar 2002 - I ZR 177/99; Urteil vom 9. Oktober 2003 - I ZR 65/00; Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06].
Angesichts der in Markenangelegenheiten regelmäßig sehr hohen Streitwerte und des hier für Sie sehr hohen Kostenrisikos im Falle eines Rechtsstreits würde ich daher empfehlen, eine andere Bezeichnung für Ihr Geschäft zu wählen.
Ich hoffe, meine Ausführungen konnten Ihnen einen hilfreichen ersten Überblick verschaffen. Bei Unklarheiten nutzen Sie gerne die Nachfragefunktion.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Mauritz, LL.M.
Rechtsanwalt