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Nennung von Markennamen bei eBay

| 28. August 2012 08:37 |
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Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht


Beantwortet von

Rechtsanwalt Jan Gerth

Zusammenfassung

Darf ich als Gewerbetreibender geschützte Markennamen in meinen Artikelbeschreibungen für selbst hergestellte Zubehörprodukte verwenden?

Die Verwendung fremder Markennamen als Bestimmungshinweis für Zubehör oder Ersatzteile ist grundsätzlich erlaubt. Der Schutz des Markenrechtsinhabers wird insoweit beschränkt, als dieser es einem Dritten nicht untersagen kann, die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist. Bei der Verwendung solcher Angaben sollte stets darauf geachtet werden, dass diese herkunftshinweisend verwendet werden. Der Markenname sollte nur verwendet werden, wenn dieser die Herkunft des Produkts beschreibt.

Ich bin Gewerbetreibender und verkaufe Punkteblöcke/Spielblöcke als Zubehör für Gesellschaftsspiele insbesondere bei eBay. Die Blöcke habe ich selbst entworfen und lasse Sie über eine Druckerei herstellen.

Damit meine Blöcke bei eBay überhaupt gefunden werden können, ist die Angabe des Spieles, für das die Blöcke gedacht sind, wie z. B. Kniffel (Schmidt Spiele) und Phase 10 (Ravensburger) in der jeweiligen Artikelbezeichnung und -beschreibung unerlässlich.

Ich bot bisher mit der Artikelbezeichnung "Kniffelblock für 510 Spiele" auch Blöcke für das Spiel "Kniffel" an. Durch die Fa. Schmidt Spiele wurde ich nunmehr aufgefordert, die Verwendung der Bezeichnung "Kniffel" sofort zu unterlassen, da sie Inhaberin der Wort- und Bildmarke "Kniffel" ist. Dieser Aufforderung bin ich bereits nachgekommen, da mir bereits klar ist, dass die Bezeichnung „Kniffelblock" gegen das Markenrecht verstößt. Nach meiner Recherche hat sich Schmidt Spiele den Begriff in den Klassen 16 (Druckereierzeugnisse, Blöcke) und 28 (Spiele) schützen lassen.

Um einer kostenpflichtigen Abmahnung wegen der Verwendung geschützter Marken vorzubeugen, bitte ich um Beantwortung folgender Fragen:

1. Sind meine Punkte-/Spielblöcke als Zubehör im Sinne des § 23 Markengesetz zu sehen?

2. Ist die Nennung des geschützten Namen eines Spieles in der Artikelbezeichnung und -beschreibung in Form von

„Punkteblock geeignet für Kniffel" bzw. „Punkteblock verwendbar für Kniffel"

im Sinne des § 23 Abs. 3 Markengesetz zulässig?


Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.

Sehr geehrter Ratsuchender,
vielen Dank für die Einstellung Ihrer Frage.

Vorweg möchte ich Sie darauf hinweisen, dass diese Plattform dazu dienen soll, Ihnen einen ersten Eindruck der Rechtslage zu vermitteln. Durch Weglassen oder Hinzufügen weiterer Sachverhaltsangaben Ihrerseits kann die rechtliche Beurteilung anders ausfallen, so dass die Beratung innerhalb dieses Forums lediglich eine erste rechtliche Orientierung in der Sache darstellt und keinesfalls den Gang zu einem Kollegen vor Ort ersetzen kann.

Auf Grund des von Ihnen geschilderten Sachverhaltes und unter Berücksichtigung Ihres Einsatzes möchte ich Ihre Fragen zusammenfassend wie folgt beantworten:

Ebay selbst schreibt in den Hinweisen an gewerbliche Verkäufer folgenden Text:

14.g. Zulässige Verwendung fremder Markennamen als beschreibende Angabe
Ausnahmsweise zulässig ist die Verwendung fremder Markennamen als sog. beschreibende Angabe.
Relevant wird diese Ausnahme vor allem bei Zubehör- und Ersatzteilen, wenn diese nicht vom Markenhersteller des Hauptprodukts stammen. Denn erst durch den Hinweis auf das Markenprodukt erfährt der Kaufinteressent, für welchen Gerätetyp er das Zubehör- bzw. Ersatzteil verwenden kann.
Dabei müssen Sie darauf achten, schon in der Artikelbezeichnung deutlich darauf hinzuweisen, dass es sich "nur" um kompatible Waren handelt. Es darf nicht der Eindruck entstehen, es könnte sich um ein Originalprodukt des Markenherstellers handeln.
Für bestimmte Produktbereiche sieht die Kategoriestruktur auf dem eBay-Marktplatz bereits entsprechende Unterkategorien vor. Achten Sie daher darauf, den Artikel in die dafür vorgesehene Kategorie einzustellen.

Der BGH hat mit Urteil. v. 20.01.2005 - Az.: I ZR 34/02 ) entschieden, dass ein Dritter einen fremden Markennamen benutzen darf, um seine eigene Ware zu beschreiben.

Bei dem Streit ging es um den Verkauf von Staubsaugerfiltertüten, welche ein Dritter unter Hinweis auf den passenden Markennamen angeboten hat.

Der Verkäufer der Staubsaugerfiltertüten hat seine Produkte mit großen Buchstaben: "[Name der Beklagten], Filtertüte passend für XXX geschrieben.

Der Staubsaugermarkenhersteller hatte geklagt wegen Verletzung der Markenrechte. Der Verkäufer der Staubsaugerbeutet war aber der Auffassung, dass er den Markennamen als notwendigen Bestimmungshinweis iSd. § 23 Nr. 3 MarkenG benutzen dürfe.

Der BGH hat in dem Urteil dem Zubehörverkäufer Recht gegeben:
Die Begründung des BGH liefert die Antwort auf Ihre Frage:

"Nach § 23 Nr. 3 MarkenG (...) hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Mit dem Berufungsgericht ist davon auszugehen, dass die Benutzung des Aufdrucks "Filtertüte passend für XXX]" als Hinweis auf die Bestimmung der Ware i.S. des § 23 Nr. 3 MarkenG notwendig ist. Denn durch diesen Aufdruck erfährt der Kaufinteressent, für welchen Staubsaugertyp er die Ware verwenden kann."

Eine Ausnahme von § 23 Nr.3 MarkenG , nämlich ein Verstoß gegen die guten Sitten, liege hier auch nicht vor:

"Der Sache nach entspricht dieses Tatbestandsmerkmal (...) der Pflicht des durch § 23 MarkenG privilegierten Benutzers, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln. Hierzu zählt insbesondere die Verpflichtung, eine Irreführung zu vermeiden, die beispielsweise dann entsteht, wenn der Verkehr die vertriebenen Filtertüten aufgrund des angegriffenen Aufdrucks dem Hersteller des erwähnten Staubsaugertyps zurechnet. (...)

Da die Benutzung einer fremden Marke für einen notwendigen Hinweis auf die Bestimmung der eigenen Ware (...) und die mit einer derartigen Benutzung zu Informationszwecken verbundene Verwechslungsgefahr als solche noch nicht für die Annahme genügt, dass die Benutzung der (verwechslungsfähigen) Angabe den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel widerspricht oder gegen die guten Sitten verstößt (...)müssen (...) erhöhte Anforderungen an den Nachweis einer einen Verstoß gegen die guten Sitten (...) gestellt werden."

Der BGH hat in einer aktuellen Entscheidung diese Auffassung nochmals bestätigt. In dem Urteil des BGH vom 14.04.2011, Az. I ZR 33/10 hat dieser geurteilt, dass eine Autoreparaturwerkstatt durchaus mit der Marke eines bekannten Automobilherstellers werben darf.

Nach Rechtsauffassung des BGH im früheren Beschluss vom 07. Februar 2002 - I ZR 258/98 - 'GERRI/KERRY Spring' gilt folgendes: Die Bestimmung des § 23 MarkenG dient der Verwirklichung der freien Verwendbarkeit beschreibender Angaben und damit letztlich der Waren- und Dienstleistungsfreiheit im gemeinsamen Markt, vgl. Urteil des EuGH vom 23. Februar 1999 - C-63/97 - 'BMW'.

Nur notwendige Angaben insbesondere in Form von Bestimmungshinweisen sind im Ersatzteil- und Zubehörgeschäft zulässig. Die Bestimmung dient der Förderung des Wettbewerbs, da dem Ausschließlichkeitsrechtsinhaber die Möglichkeit genommen wird, unter Berufung auf Markenrechte den Wettbewerb im Ersatzteil- und Zubehörgeschäft zu steuern bzw. zu erschweren, nämlich im Zuge der Verwendung von Marken oder Unternehmenszeichen bei Kompatibilitätsangaben markenrechtlich vorzugehen. Die Schranke wirkt aber nicht vorbehaltslos. Dem Markenrechtsinhaber muss es möglich bleiben, sich gegen rufausnutzerische Verwendungsarten zu wehren

Mit dem Tatbestandsmerkmal 'Notwendigkeit' wird die Einschränkung des Ausschließlichkeitsrechts relativiert. Eine Benutzung einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung als Bestimmungshinweis für das eigene Produkt kommt nur dann in Frage, wenn für die konkrete Benutzung der Marke die Notwendigkeit bejaht werden kann.
Je unmittelbarer und ausschließlicher ein Produkt ergänzend zu dem bezeichneten Produkt in Beziehung steht, umso größer ist die Notwendigkeit einen Verbraucher auf die Bestimmung für das Drittprodukt aufmerksam zu machen, da sonst das Produkt nicht sinnvoll auf den Markt positioniert werden kann.

Das bedeutet, dass Ihre Blöcke als Zubehör gelten, wenn Sie die typischen Kniffelbegriffe verwenden und Sie in der Beschreibung der Blöcke auch die Sätze „Punkteblock geeignet für Kniffel" bzw. „Punkteblock verwendbar für Kniffel" verwenden können und dürfen.


Ich hoffe, Ihnen einen ersten Überblick ermöglicht zu haben und stehe für Ergänzungen im Rahmen der kostenlosen Nachfragefunktion sowie ggf. für die weitere Wahrnehmung Ihrer Interessen gerne zur Verfügung.

Sollten Sie eine darüber hinausgehende Vertretung in Erwägung ziehen, empfehle ich Ihnen eine Kontaktaufnahme über die unten mitgeteilte E-Mail-Adresse. Die moderne Kommunikation ermöglicht insoweit auch die Überbrückung größerer Entfernungen.

Weiterhin möchte ich Sie höflichst auf die Bewertungsfunktion aufmerksam machen, die dafür sorgt, diesen Service für andere Ratsuchende transparenter zu machen.


Mit freundlichen Grüßen

Rückfrage vom Fragesteller 28. August 2012 | 11:00

Sehr geehrter Herr Gerth,

vielen Dank für Ihre sehr umfassende Antwort, zu der ich noch eine Nachfrage habe.

Ist es zusätzlich notwendig bzw. ratsam in der Artikelbeschreibung einen Hinweis darauf aufzunehmen, dass die verwendeten Produktbezeichnungen oder Teile davon geschützte Marken Dritter sind und dass die Blöcke zwar kompatibel zu den genannten Produkten sind, aber von anderen Herstellern stammen?

Falls dies notwendig ist, wäre ich für einen Formulierungsvorschlag dankbar.

Antwort auf die Rückfrage vom Anwalt 28. August 2012 | 15:13

Sehr geehrter Herr Ratsuchender,

ich würde einen solchen Hinweis im Text verwenden.

Eine Formulierung könnte lauten:

"Kniffel" ist eine eingetragene Marke der Schmidt Spiele GmbH.


Mit freundlichen Grüßen

Gerth
Rechtsanwalt

Bewertung des Fragestellers 30. August 2012 | 07:05

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