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Wortmarke wird ohne Erlaubnis genutzt - Was tun? Geldstrafe möglich?

03.04.2019 20:40 |
Preis: ***,00 € |

Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht


Hallo,

folgender, fiktive Fall:

Eine (Kapital-)Gesellschaft hat die Marke als Wort- und Bildmarke eintragen lassen und darauf auch die Rechte.
Ein Investor / Gesellschafter nutzt die Wortmarke (= Name des Unternehmens) nun für seine Website, was die Gesellschaft jedoch nicht möchte, da er in letzter Zeit einen schlechten Ruf bekommen und die Gesellschaft mit ihm nicht unnötig in Verbindung gebracht werden möchte.
In der Satzung ist dahingehend nichts geregelt.

FRAGEN:
1 = Kann die Gesellschaft die Nutzung untersagen? (Falls nein, wieso nicht?)
2 = Falls die Nutzung untersagt werden kann und der Investor / Gesellschafter sich daran nicht hält, kann die Gesellschaft eine Unterlassungserklärung erwirken?
3 = Darf man Verstöße dagegen in der Satzung der Gesellschaft regeln und für Verstöße eine Geldstrafe verankern? Falls ja, welche Höhe ist ratsam?
4 = Wenn z.B. ein Investor nicht mit der Gesellschaft sprechen will, aufgrund der Verletzung der Wortmarke durch den bestehenden Investor / Gesellschafter, könnte dahingehend dann Schadensersatz geltend gemacht werden?

Ich bedanke mich für die Beantwortung.

Sehr geehrter Fragesteller,

herzlichen Dank für Ihre freundliche Anfrage, die ich Ihnen gerne auf Grundlage der angegebenen Informationen verbindlich wie folgt beantworten möchte:

1 = Kann die Gesellschaft die Nutzung untersagen? (Falls nein, wieso nicht?)

Ja, das darf sie. Die Marke gehört nach Ihrer Schilderung der Gesellschaft. Gemäß § 14 MarkenG darf die Gesellschaft als juristische Person den Unterlassungsanspruch geltend machen.

2 = Falls die Nutzung untersagt werden kann und der Investor / Gesellschafter sich daran nicht hält, kann die Gesellschaft eine Unterlassungserklärung erwirken?

Ja, das darf sie. Es gibt zwei mögliche und übliche Verfahrensweisen:
- Entweder richten Sie zunächst eine sogenannte "Berechtigungsanfrage" an den Investor, ohne Unterlassungserklärung, und fragen damit an, aus welchem Rechtsgrund er sich berechtigt sieht, die Marke für eigene Zwecke ohne Lizenzvertrag zu nutzen. Falls er darauf nicht reagiert oder falls sie sofort auf eine Unterlassungserklärung hinwirken möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Sie stellen dem Gesellschafter eine "Abmahnung" mit vorbereitetet Unterlassungserklärung zu, welche er innerhalb einer angemessenen Frist unterschrieben im Original an Sie senden muss.

3 = Darf man Verstöße dagegen in der Satzung der Gesellschaft regeln und für Verstöße eine Geldstrafe verankern? Falls ja, welche Höhe ist ratsam?

Ja, Verstöße dürfen Sie dort regeln.
Und grundsätzlich dürfen Sie auch eine Vertragsstrafe in der Satzung regeln. Die Höhe der Vertragsstrafe kann nicht pauschal festgelegt werden. Sie schätzen die Schadenssumme und setzen dafür den reellen Schaden an, der bei einer Markenverletzung verursacht werden kann. Oder Sie nehmen eine fiktive Lizenzgebühr für die Markennutzung. Allerdings ist beides in der Regel schwer zu schätzen. Die Frage ist daher, ob eine Vertragsstrafe sinnvoll ist. In der Regel ist es leichter, die gesetzlichen Regelungen bei Verstößen gelten zu lassen. Dafür ist keine spezielle Vertragsregelung nötig. Das Gesetz und die entsprechenden Ansprüche gelten auch ohne Hinweis im Vertrag. Es versteht sich für den Gesellschafter und Dritte von selbst, dass die Marke der Gesellschaft, also deren (geistiges) Eigentum, nicht ohne deren Zustimmung genutzt werden darf. Und wird es das doch, dann kann das gesetzlich geschützte Eigentum an der Marke verfolgt werden. Kurz gesagt: Eine vertragliche Regelung ist möglich, aber nicht zwingend nötig.

4 = Wenn z.B. ein Investor nicht mit der Gesellschaft sprechen will, aufgrund der Verletzung der Wortmarke durch den bestehenden Investor / Gesellschafter, könnte dahingehend dann Schadensersatz geltend gemacht werden?

Grundsätzlich ist das möglich. Schwierig dürfte der kausale Schaden sein. Der Schaden muss aufgrund der Markenverletzung entstanden sein. Wenn Sie also etwa eine entsprechende schriftliche Aussage desjenigen Investors hätten, der mit der Gesellschaft nicht sprechen möchte, wäre das ein möglicher Beweis für einen Schaden.

Ich hoffe, Ihre Frage verständlich beantwortet zu haben und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Bei Unklarheiten können Sie die kostenlose Nachfragefunktion benutzen.

Mit freundlichen Grüßen

Rückfrage vom Fragesteller 03.04.2019 | 23:02

Danke für die schnelle Bearbeitung Frau Daniela Fischer.

" Er ist Investor der Startups BEISPIELNAME UG und......"
1 = Ist dieser Satz, wo er den Namen der Gesellschaft samt Rechtsform nennt, Ihrer Ansicht nach ebenfalls eine Markenrechtsverletzung?
2 = Darf jemand sich "Investor" nennen, wenn er KEIN Kapital gegeben hat, sondern "nur" Beratungsleistung? Laut Definition muss ein Investor Kapital einbringen. Falls dem so ist, dass man sich, ohne Kapitalaufbringung nicht Investor nennen darf, wäre auch dieser Satz dann eine Unterlassungserklärung wert, da er eine Vortäuschung falscher Tatsachen ist?

Antwort auf die Rückfrage vom Anwalt 05.04.2019 | 13:49

Vielen Dank für Ihre freundliche Nachfrage!

zu Frage 1:
Eine Markenverletzung liegt mangels Herkunftshinweis nicht vor. Die Marke müsste markenmäßig benutzt worden sein, d.h. sie muss zur Unterscheidung von Produkten eines Unternehmens benutzt worden sein.

In Betracht kommt aber ein anderer Tatbestand. Der Reputationsschutz Ihres Unternehmens kann nämlich über den Unterlassungs/Schadensersatzanspruch wegen unwahrer Tatsachenbehauptungen verfolgt werden. Eine Abmahnung gemäß § 4 Nr. 8 UWG setzt voraus:

Unlauter handelt, wer über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden.

Ihr Unternehmen müsste also durch eine Behauptung einen nachweisbaren Schaden erlitten haben oder es handelt sich um vertrauliche Mitteilungen, die der Wahrheit zuwider veröffentlicht werden (siehe dazu meine obigen Ausführungen).

zu Frage 2:
Zu recht vermuten Sie, dass es sich jedenfalls nicht um den Investor im klassischen Sinne handelt. Allerdings ist der Begriff Investor nicht gesetzlich definiert. Nach allgemeinem Verständnis dürfte es sich wie von Ihnen vermuten, um den Geldgeber handeln. Der Duden sagt dazu: Person, Firma o. Ä., die investiert, Kapital anlegt; Anleger. Dann wiederum ist die Frage, was eigentlich Kapital bedeutet. Laut Duden und anderen Quellen wird es im Sinne von Geld/Anlage/Vermögen verstanden. Auf der anderen Seite gehört zum Unternehmensvermögen auch das geistige Eigentum. Dazu gehört auch das Know-how u.ä., so dass man auch zum Ergebnis kommen kann, dass eine (geldwerte) Beratungsleistung das Kapital mehrt.
Zusammengefasst ist es nicht zwingend, dass ein Investor der bloße Geldgeber ist, d.h. es könnte also im Streitfall ein Richter zum Ergebnis kommen, dass auch ein Berater sich als Investor bezeichnen darf. werden .

Ich hoffe, dass Ihnen das eine gute und verständliche erste Orientierung der Sachlage gibt und wünsche Ihnen viel Erfolg! Für weitere ggf. nötige Hilfe stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüßen,

Rechtsanwältin Daniela Fischer

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