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Wer hat das Markenrecht, wenn zwei Firmen in unterschiedlichen Ländern, sich die Marke gesichert hab

16.04.2013 14:42 |
Preis: ***,00 € |

Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht


Beantwortet von

Rechtsanwalt Jan Wilking


Zusammenfassung: Im Markenrecht gilt der Prioritätsgrundsatz: Derjenige, der die älteren Rechte an einem Kennzeichen besitzt, kann dem Inhaber der jüngeren Marke die Nutzung untersagen und Löschung der Marke beantragen.

firma A aus deutschland kauft in thailand t-shirts mit dem markennamen XYZ.
jeder kann diese t-shirts in thailand kaufen.
firma A verkauft die t-shirts seit einiger zeit und hat die marke XYZ in deutschland sehr bekannt gemacht. und um jetzt billigpreise und konkurenz auszuschliessen registrieren sie nach gründlicher recherche und zustimmung des thailändischen herstellers/verkäufers den markennamen XYZ beim deutschen patentamt in münchen.
nach einem jahr registriert auch der urheber, firma B, den selben markennamen beim markenamt in münchen.
jetzt gibt es also 2 markeninhaber der selben marke.
firma A findet heraus dass firma B in frankreich sitzt.
firma A nimmt kontakt mit firma B in frankreich auf.
firma A trifft sich in thailand mit firma B.
firma A möchte mit firma B zusammenarbeiten.
firma A bietet an, den markennamen sofort und freiwillig abzutreten falls firma B nicht an einer zusammenarbeit interessiert ist.
firma A erklärt firma B dass sie viel zeit und viel geld in den aufbau der marke investiert haben.
firma B bietet firma A auf dem treffen eine zusammenarbeit an.
nach dem treffen schreibt firma A firma B wie jetzt alles genau funktionieren solle.
firma B antwortet nicht.
nach 4 monaten kommt ein schreiben vom anwalt der firma B.
firma B fordert die markenrechte sofort und kostenlos abzutreten.
firma A hat in der zwischenzeit weiter an dem verkauf und der bekanntmachung gearbeitet.
firma A ist bereit das markenrecht abzutreten.


jetzt die frage, muss firma A die deutschen markenrechte abtreten?
und muss firma A die markenrechte kostenlos abtreten?

firma A hat gehört, dass in solchen fällen eine kleine entschädigung oder zumindest die anmeldegebühren von firma B zu erstatten ist?

nein, frima A ist nicht gierig, hat aber entschieden zum aufbau der marke beigetragen. und jetzt einfach alles so kostenlos einstampfen?!

vielen dank für ihre antwort und sonnige grüße aus thailand. firma A sitzt übrigends in thailand, der markenname wurde nur auf eine in deutschland lebene person angemeldet.

sonnige grüße

Sehr geehrter Ratsuchender,

gerne beantworte ich Ihre Anfrage unter Berücksichtigung Ihrer Sachverhaltsschilderung und Ihres Einsatzes wie folgt:

Im Markenrecht gilt zunächst der Prioritätsgrundsatz. Dieser Grundsatz besagt, dass im Falle der Kollision von Markenrechten grundsätzlich jenes mit dem besseren zeitlichen Rang den Vorrang vor dem jüngeren genießt. Dies ist in § 6 MarkenG ausdrücklich geregelt.

Dies bedeutet, dass der Inhaber einer Marke, für die er als erster Schutz erlangt hat, andere daran hindern kann, ein identisches oder ähnliches Zeichen zu beanspruchen oder zu benutzen. Wenn die Markenanmeldung von Firma A also zeitlich vor der Anmeldung von Firma B lag, hat Firma B grundsätzlich keine Möglichkeit, gegen die Markeneintragung von Firma A vorzugehen. Firma A kann sogar gegen Firma B einen Anspruch auf Löschung der jüngeren Marke aus § 9 MarkenG haben.

Firma B hat nur dann Ansprüche gegen die Markeneintragung von Firma A, wenn ihr ein älteres anderes Recht an der Marke zusteht, z.B. ein Urheberrecht, Namensrecht o.ä., siehe § 13 MarkenG, oder aber ein älteres Markenrecht, z.B. gemäß § 4 Nr. 2 oder 3 (Benutzungsmarke, notorisch bekannte Marke).

Es müsste also zunächst geprüft werden, ob Firma B tatsächlich ein älteres Recht in Deutschland für das Kennzeichen besitzt, z.B. ein Urheberrecht (was aber zumindest bei kurzen Wortmarken eher unwahrscheinlich ist), oder ob die Marke bereits vor Anmeldung durch Firma A in Deutschland Schutz erlangt hat, z.B. aufgrund Verkehrgeltung oder notorische Bekanntheit (wobei die Anforderungen hieran aber sehr hoch sind und regelmäßig nur bei „großen" Marken bejaht werden).

Nur wenn Firma B tatsächlich ein solches älteres Kennzeichenrecht zustehen sollte, kann sie von Firma A die Löschung oder Abtretung verlangen. Dann hätte Firma A aber auch keinen Ausgleichsanspruch, weil es in den Risikobereich von Firma A fällt, sich im Vorfeld einer Markennutzung über bereits bestehende Rechte zu informieren (die Zusicherung durch den Lieferanten reicht insoweit nicht aus).

Kann Firma B dagegen kein älteres, in Deutschland geltendes Recht nachweisen, besteht für Firma A auch keine Verpflichtung, die Markeneintragung abzutreten - vielmehr könnte Firma A die Abtretung dann auch von einer angemessenen Ausgleichszahlung abhängig machen.



Ich hoffe, Ihnen eine erste hilfreiche Orientierung ermöglicht zu haben. Bei Unklarheiten benutzen Sie bitte die kostenfreie Nachfragefunktion.

Bedenken Sie bitte, dass ich Ihnen hier im Rahmen einer Erstberatung ohne Kenntnis aller Umstände keinen abschließenden Rat geben kann. Sofern Sie eine abschließende Beurteilung des Sachverhaltes wünschen, empfehle ich, einen Rechtsanwalt zu kontaktieren und die Sachlage mit diesem bei Einsicht in sämtliche Unterlagen konkret zu erörtern.

Mit freundlichen Grüßen

Nachfrage vom Fragesteller 20.04.2013 | 12:06

hallo herr anwalt,

vielen dank für ihre antwort.
es gibt bitte eine nachfrage zu absatz 4, 5 und 7, dort geht es um das "ältere recht". bei absatz 4 steht nur "älteres recht" und bei absatz 5 dann "älteres recht in deutschland". bei absatz 7 steht nochmal "kein älteres, in Deutschland geltendes Recht".

denn der anwalt von firma B hat firma A eine eintragung der wortmarke XYZ in FRANKREICH aus dem jahre 2007 geschickt. ist das jetzt ein älteres geltendes recht? oder muss firma B wirklich explizit in DEUTSCHLAND den nachweis erbringen?

sollte letzteres der fall sein, so hätte firma A zu 100% nichts zu befürchten falls es zu einem rechtsstreit kommt, weil sie ja die älteren rechte an der wortmarke in deutschland hat. auch wenn sie nicht der "erfinder" der wortmarke ist. oder gibt es irgendeine chance für firma B selbst gegen ein älteres recht zu gewinnen?

nochmals danke für ihre ihre antwort und sonnige grüße aus thailand.

Antwort auf die Nachfrage vom Anwalt 20.04.2013 | 12:22

Vielen Dank für Ihre Nachfrage, die ich wie folgt beantworten möchte:

Aufgrund des sogenannten Territorialitätsprinzips ist der Schutzbereich einer nationalen Marke auf das Gebiet des jeweiligen Landes beschränkt. Aus einer Markenanmeldung in Frankreich können daher grundsätzlich keine Rechte für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beansprucht werden (hierfür gibt es die Möglichkeit der EU-weiten (beim HABM) oder internationalen (bei der WIPO) Anmeldung.

Wie oben aber bereits ausgeführt, können Firma B ggf. andere ältere, nicht eingetragene Rechte an der Marke zustehen, z.B. ein Urheberrecht, Namensrecht o.ä., siehe § 13 MarkenG, oder aber ein älteres Markenrecht, z.B. gemäß § 4 Nr. 2 oder 3 (Benutzungsmarke, notorisch bekannte Marke).

Insofern dürfte es sich anbieten, Firma B darauf aufmerksam zu machen, dass allein aus der Markenanmeldung in Frankreich keine Rechte für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland abgeleitet werden können; dies verbunden mit der Aufforderung darzulegen, aus welchen sonstige älteren Rechten der Firma B die Abtretung gefordert wird.
Ich weise vorsorglich darauf hin, dass ggf. vom gegnerischen Anwalt gesetzte Fristen beachtet werden sollten, um kein teures Gerichtsverfahren zu riskieren.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

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