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Schutzrecht einer bereits in DE eingetragen Wort-/Bildmarke (DPMA) in den USA

10.04.2013 17:05 |
Preis: ***,00 € |

Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht


Beantwortet von

Rechtsanwalt Christian Mauritz


Zusammenfassung: Zur Frage des gebietsmäßigen Schutzumfangs einer nationalen / europäischen Marke

Angenommen ich habe die Möglichkeit eine seit 1998 registrierte .com Domain zu erwerben um diese im Anschluss gewerblich zu nutzen.

In Deutschland wird exakt dieselbe Domain / einziger Unterschied die Endung: .de seit 2002 gewerblich genutzt.
Bei der in Deutschland ansässigen GmbH handelt es sich um selbige Dienstleistung, welche ich nun gerne in den USA anbieten möchte. Identischer Firmenname/Domain!

Beim DPMA ist der besagte Firmenname seit 2003 als Wort-/ Bildmarke ohne Widerspruch eingetragen. In den Datenbeständen der DPMA finden sich zwei Einträge: DE und EM!

Die deutschen Firma schreibt auf Ihrer Webseite, in Ihrer Fußzeile: Copyright (c) 2002-2013

Im United States Patent and Trademark Office (uspto.gov) sind zum besagten Firmennamen keine Einträge vorhanden.

Angenommen ich kaufe die .com Domain und setze eine englisch-sprachige Plattform auf mit identischem Namen und Dienstleistung (Online-Marktplatz), natürlich differenziertes Logo/ Design.

Müsste ich mit einer Abmahnung durch die deutsche Firma rechnen?
Ist es überhaupt möglich einen Firmenname in den USA (uspto.gov) anzumelden, während derselbe bereits in Deutschland (DPMA) geschützt ist?

Es existieren ja bereits Firmen bzw. Marktplätze mit selbigen Namen und Dienstleistung nebeneinander. Einziger Unterschied ist die Zielgruppe, welche sich in einem anderen Land befindet.

z.B. Auto.de / Auto.com ; Car.de / Car.com ; Pizza.de (DPMA Eintrag)/ Pizza.com ;

MfG

Sehr geehrter Fragesteller,

Ihre Frage möchte ich anhand der von Ihnen mitgeteilten Informationen wie folgt beantworten:

Die von Ihnen beabsichtigte Vorgehensweise ist zulässig. Soweit der bereits vorhandene Markenname als nationale deutsche und als europäische Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, entfaltet er eben auch nur in Deutschland und im umfassendsten Fall in allen Mitgliedsstaaten der EU Schutzwirkung. In den USA besteht daher für diesen Markeninhaber kein Schutz. Sie können daher diesen Namen dort als Firmennamen anmelden und am Markt auftreten. Voraussetzung ist natürlich, aber das haben Sie ja ohnehin vor, dass Sie Ihre Waren/Dienstleistungen auch am amerikanischen Markt anbieten.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen hilfreichen ersten Überblick verschaffen. Bei Unklarheiten nutzen Sie gerne die Nachfragefunktion.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Mauritz, LL.M.
Rechtsanwalt

Nachfrage vom Fragesteller 10.04.2013 | 19:05

Zunächst vielen Dank für die prompte Antwort!

Meine Beispiele, wie z.B. Car.de/Car.com, Pizza.de/Pizza.com waren insofern vielleicht nicht gut gewählt da es sich um Allgemeine Begrifflichkeiten/Wörter handelt , die man sich meines Wissens nach natürlich nicht einfach schützen lassen kann.
Die Wortmarke "Pizza" kann man sich wahrscheinlich nicht sichern, "Pizza.de" vielleicht schon eher?

Wie sieht es bei Wortmarken aus die nicht der Allgemeinen Begrifflichkeit entsprechen, also Fantasienamen wie z.B. Aldi.?
Natürlich gehen wir von meinem oben geschilderten Fall aus, selbstverständlich genießt das genannte Beispiel "Aldi" internationales Markenschutzrecht und besitzt natürlich auch die COM und DE Domains.

Antwort auf die Nachfrage vom Anwalt 10.04.2013 | 22:17

Sehr geehrter Fragesteller,

die Frage, ob ein Begriff überhaupt als Wortmarke eintragungsfähig ist, hat zunächst nichts mit der vorangegangenen Frage zu tun, ob sich der territoriale Schutz einer deutschen oder europäischen Marke auf das Gebiet der USA auswirken kann.

Zutreffend ist, dass rein beschreibende Begriffe nicht als Marke eingetragen werden dürfen, weil für sie ein sog. Freihaltebedürfnis besteht. Prominentes Beispiel ist die Marke "Diesel", welche unproblematisch für Bekleidung eingetragen werden darf, nicht hingegen für Benzin oder Kraftstoff im allgemeinen.

Ähnlich ist es auch mit den Begriffen Pizza oder Pizza.de - wenn Sie Pizza verkaufen, können Sie sich hierfür eine solche Marke nicht schützen lassen.

Bei Fantasienamen besteht dieser Konflikt naturgemäß nicht, da sie keinen rein beschreibenden Charakter haben. In der Regel sind sie daher eintragungsfähig.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Mauritz, LL.M.
Rechtsanwalt


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