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Namensrecht - Vorrechtsvereinbarung

| 20.03.2009 15:14 |
Preis: ***,00 € |

Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht


Beantwortet von


Vor vielen Jahren ließ ich mir für ein Kosmetikum (Cremepräparat) einen Namen eintragen. Nach Veröffentlichung durch das DPMA erhielt ich Widerspruch von einem nicht kleinen Pharmaunternehmen. Dieses machte geltend, dass der von mir gewählte Name mit einer von diesem Unternehmen bereits angemeldeten, aber noch nicht im Markt befindlichen Namen kollidiere, und zwar insbesonders, wenn beide Namen englisch artikuliert würden, wäre eine unannehmbare Ähnlichkeit gegeben. Schlussendlich wurde eine Vorrechtsvereinbarung abgeschlossen. Diese auferlegt mir Beschränkungen bzgl. möglicher Vertriebswege.
Die Vorrechtsvereinbarung erschien mir vor 15 Jahren als geeigneter Weg, einen Konflikt zu vermeiden.
Nach wie vor aber bin ich der Auffassung, dass es praktisch nicht möglich ist (und m. E. nur bei Existenz einer sehr produktiven Phantasie behauptet werden kann), dass ein äußerlich anzuwendendes kosmetisches Cremepräparat verwechselt werden kann mit einem Arzneimittel in Drageeform.
Außerdem sind Kosmetika und Arzneimittel m. W. in unterschiedlichen namensrechtlichen Produktkategorien angesiedelt.
Meine Frage ist demzufolge:
Wer kann mir in einer hinreichend verbindlichen Weise sagen, ob
a. die behauptete Ähnlchkeit überhaupt in einer Weise vorhanden ist, dass der Widerspruch des Pharmaunternehmens gerechtfertigt ist und vor einem Gericht Bestand hätte, und
b. die behauptete oder tatsächliche phonetische Ähnlichkeit überhaupt Bedeutung hat in Hinblick auf den Sachverhalt, dass es sich um Kosmetikum vs. Arzneimittel, Creme vs. Dragee, extern vs. innerlich, Hautpflege vs. Kreislaufpräparat, Kl. 3 vs, Kl. 5 handelt
Mit freundlichen Grüßen & vielen Dank.

20.03.2009 | 16:49

Antwort

von


(310)
Marie-Juchacz-Straße 17
40470 Düsseldorf
Tel: 0211 911 872 43
Web: http://www.ra-mauritz.de
E-Mail:

Sehr geehrter Fragesteller,

Ihre Fragen möchte ich anhand der mitgteilten Informationen wie folgt beantworten:

Vorliegens geht es um die Frage des Verwechslungsschutzes einer Marke aus §§ 14 Abs. 2 und 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Danach ist es Dritten u.a. untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Aus denselben Gründen kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden.

Voraussetzung ist danach im vorliegenden Fall zum einen eine Ähnlichkeit der jeweiligen Waren sowie zum anderen eine Ähnlichkeit zwischen Ihrem Zeichen und der Marke.

Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren kann insbesondere durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder eine besondere Bekanntheit der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Ein gänzliches Fehlen der Warenähnlichkeit kann dagegen nicht von einer umso höheren Zeichenähnlichkeit oder eine große Kennzeichnungskraft der älteren Marke kompensiert werden.

Bei der Frage der Ähnlichkeit der Waren kommt es darauf an, ob der Abnehmer als Konsument davon ausgehen kann, es handele sich um Waren desselben Unternehmens oder ggf. miteinander verbundener Unternehmen, so dass von einer einheitlichen Produktverantwortung ausgegangen werden kann [vgl. BGH GRUR 1999, 731 ]. Ist der Abstand der Waren voneinander dagegen so groß, dass die jeweiligen Abnehmer davon ausgehen müssen, die Waren stammten aus verschiedenen Unternehmen, liegt eine Ähnlichkeit nicht vor.

Relevant ist bei Ihnen vor allem, ob es sich bei den Dragees um ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel handelt. Dann sind nämlich insofern vor allem Ärzte als relevante Verkehrsgruppe anzusehen; diese werden in der Regel sofort erkennen, dass es sich bei Kosmetika und Arzneimittel um völlig unterschiedliche Waren handelt. So wurden sogar Arzneimittel mit unterschiedlichen Indikationsgebieten als hinreichend verschieden angesehen [vgl. BGH GRUR 2000, 603 ]. Die Zielgruppe Ihres Kosmetikums dürfte dagegen eher der „normale Durchschnittsverbraucher“ sein, der ggf. mit dem verschreibungspflichtigen Arzneimittel außerhalb einer ärztlichen Behandlung überhaupt nicht in Berührung kommt, so dass auch hier davon auszugehen sein kann, dass der Durchschnittsverbraucher keine Ähnlichkeit der Waren wird erkennen können.

Bei der Frage der Ähnlichkeit der Zeichen kommt es auf die Ermittlung des Gesamteindrucks in klanglicher, bildlicher oder inhaltlicher Hinsicht an, wobei eine Übereinstimmung des Gesamteindrucks in nur einem dieser verschiedenen Aspekte ausreichend sein kann [vgl. BGH <a href="http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=GRUR%202003,%201047" target="_blank" class="djo_link" title="BGH, 28.08.2003 - I ZR 293/00: "Kellogg"s/Kelly"s"; Anforderungen an die rechtserhaltende Benut...">GRUR 2003, 1047</a>]. Für den klanglichen Eindruck sind in diesem Zusammenhang vor allem Faktoren wie Silbenzahl, Rhythmus der Aussprache oder die die Klangwirkung bestimmenden Vokalfolgen entscheidend [vgl. BGH GRUR 1995, 50 ]. Fremdsprachige Wörter eignen sich oftmals wegen ihrer für Inländer nicht eindeutigen Aussprache und der Tatsache, dass sie dem Inländer nicht gleichermaßen wie ein deutsches Wort unmittelbar in Erinnerung bleiben, nicht für eine Prägung des Gesamteindrucks in obigem Sinne. Auf die Frage, ob eine Übersetzung der jeweiligen Zeichen ins Englische überhaupt relevant ist, kommt es sowieso aber nur an, dass es zumindest nicht ungebräuchlich ist, dass die jeweiligen Verkehrskreise das fragliche Zeichen auch in seiner englischen Aussprache verwenden bzw. das Zeichen den Eindruck erweckt, ein englisches zu sein.

Um die Antworten auf Ihre Fragen nochmals kurz zusammenzufassen:

- Die behauptete Ähnlichkeit kann durchaus vorhanden sein. Es sprechen jedoch nach den obigen Ausführungen auch einige Gründe dafür, dass sie es nicht sein könnte.

- Eine phonetische Ähnlichkeit hat grds. durchaus Bedeutung für die Verwechslungsgefahr. Soweit es sich vorliegend aber um eine „gekünstelte“ Übersetzung ins Englische handelt, die dem allgemeinen Sprachgebrauch widerspricht, dürfte die Frage der klanglichen Übereinstimmung eher eine untergeordnete Rolle spielen.

Abschließend sei aber noch auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG hingewiesen. Hiernach ist es untersagt, ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Auf die Frage der Ähnlichkeit der Waren käme es in diesem Fall gar nicht mehr an, relevant wäre nur noch die Frage der Ähnlichkeit der jeweiligen Zeichen.

Eine abschließende Prognose ist an dieser Stelle natürlich nicht möglich. Auch die mit solchen Angelegenheiten befassten Gerichte greifen oftmals auf ein Sachverständigengutachten zurück, wenn es um die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und vor allem der Ähnlichkeit der Zeichen geht.

Ich hoffe dennoch, dass ich Ihnen einen hilfreichen ersten Überblick verschaffen konnte und verweise bei Unklarheiten auf die kostenlose Nachfragefunktion.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Mauritz, LL.M.
Rechtsanwalt


Rückfrage vom Fragesteller 20.03.2009 | 17:52

Sehr geehrter Herr RA Mauritz,
die einmalige Nachfrage (von deren Existenz ich nichts ahnte) will ich sehr gerne in Anspruch nehmen. Nur ist mir nicht klar, ob die ebenso einsehbar ins Forrum gestellt wird wie meine ursprüngliche Anfrage.
An letzterem habe ich kein Interesse, weshalb ich davon Abstand nehme, die tatsächlichen Wortmarken zu nennen. Ich wäre aber überaus interessiert daran, mit Ihnen in einen direkten & bilateralen Gedankenaustausch außerhalb dieses Forums zu treten.

Meine Zusatzfragen:

a. Eine kosmetische Pflegecreme und ein oral darzureichendes Drageepräparat sind einander dermaßen unähnlich, dass ich meine, Ihr Passus "Ein gänzliches Fehlen der Warenähnlichkeit kann dagegen nicht von einer umso höheren Zeichenähnlichkeit oder eine große Kennzeichnungskraft der älteren Marke kompensiert werden" sollte hier greifen. Wollen sie das bitte nochmals kommentieren, auch vor dem hintergrund, dass die Produktausstattungen eine Verwechslung schlechterdings nicht erlauben.

b. Ich bin überrascht von dem Umstand, dass Sie überhaupt nicht auf dem Umstand eingehen, dass für die Marke des Pharmaunternehmens ausschließlich die Klasse 5 genannt wird, während meine Wortmarke die Klasse 3 nennt. Mein Punkt ist, dass ich in dieser Angelegenheit ein Telefonat mit einem Mitarbeiter des DPMA hatte. Der hatte - allerdings vollkommen unverbindlich - darauf hingewiesen, dass seiner gefestigten Auffassung nach alleine der Sachverhalt, dass die beiden Klassen unterschiedlich sind und sich nicht überschneiden, bewirkt, dass eine Kollision nicht bestünde sowie, falls gleichwohl geltend gemacht, die Behauptung dieser Kollision keinen Bestand bei einer gerichtlichen Überprüfung hätte.
Mit freundlichen Grüßen

Antwort auf die Rückfrage vom Anwalt 22.03.2009 | 16:33

Sehr geehrter Fragesteller,

auch die Nachfrage ist öffentlich einsehbar, weshalb auch hier eine tatsächliche Nennung der betreffenden Marken nicht erfolgen sollte. Ihrer Bewertung entnehme ich, dass es mir offensichtlich nicht gelungen ist, Ihnen die Problematik transparent genug darzustellen. Ich bitte in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass es dem antwortenden Anwalt gerade aufgrund der Tatsache, dass die betreffenden Marken nicht genannt werden dürfen, schwer fällt, eine so konkret als mögliche Antwort zu geben und diese naturgemäß eher abstrakt ausfallen muss.

Zunächst ist jedoch festzuhalten, dass die Klasseneinteilung der Marken und Dienstleistungen beim DPMA für die Beurteilung der Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit eine untergeordnete Rolle spielen. Diese Einteilung baisert auf der im sog. Abkommen von Nizza festgelegten Einteilung und dient in erster Linie reinen Verwaltungszwecken. Waren können nicht nur deshalb als unähnlich angesehen werden, weil sie nach dieser Klassifikation verschiedenen Klassen angehören [vgl. EuG, Urt. v. 13. Dezember 2004, Rs. T-8/03 - EMILIO PUCCI]. Die Aussage des DPMA-Mitarbeiters ist in dieser Pauschalität daher nicht zutreffend.

Eine kosmetische äußerlich anzuwendende Pflegecreme und ein zur inneren Anwendung bestimmtes Drageepräparat scheinen m.E. in der Tat zu verschieden bzw. zu unähnlich zu sein. Die Art der Ware (stoffliche Beschaffenheit, gattungsmäßige Zuordnung) und der Verwendungszweck stimmen erkennbar nicht überein. Weitere Faktoren, die zu prüfen wären, sind jedoch u.a. der Vertriebsweg (gibt es Berührungspunkte bei der Angebots- und Präsentationsform im Handel bzw. in der Werbung) oder die Frage, ob eine Verwendungsergänzung denkbar ist (welchem Zweck dient insbesondere das medizinische Präparat, sind hier Überschneidungen hinsichtlich der beabsichtigten Wirkung mit dem Pflegeprodukt denkbar?).

Sie sehen, es ist in der Tat eine sehr komplexe Materie, die viel mit Wertungsfragen zu tun hat. Selbst wenn eine Unähnlichkeit der jeweiligen Marken feststünde bzw. eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könnte, bliebe zu klären, inwieweit Sie sich alsdann von der geschlossenen Vorrechtsvereinbarung erfolgreich lösen können.

Für eine weiterführende Beratung stehe ich Ihnen gerne nach wie vor zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Christian Mauritz, LL.M.
Rechtsanwalt




Bewertung des Fragestellers 22.03.2009 | 08:29

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Betrüblicher Weise ist das übliche "Juristendeutsch" so weit von der normalen Umgangssprache entfernt, dass zumindest ich als Fragesteller trotz mehrfacher Lektüre den Sinn der Erläuterungen eher erahnen als erfassen kann. M. E. sollte ein Anwalt (da Dienstleister) auch den Aspekt der eindeutigen Verständlichkeit für den Nichtjuristen im Auge behalten.
Insgesamt hat mir die Antwort die Kompliziertheit der Problematik vermittelt, nicht aber weitergeholfen.

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BEWERTUNG VOM FRAGESTELLER 22.03.2009
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Betrüblicher Weise ist das übliche "Juristendeutsch" so weit von der normalen Umgangssprache entfernt, dass zumindest ich als Fragesteller trotz mehrfacher Lektüre den Sinn der Erläuterungen eher erahnen als erfassen kann. M. E. sollte ein Anwalt (da Dienstleister) auch den Aspekt der eindeutigen Verständlichkeit für den Nichtjuristen im Auge behalten.
Insgesamt hat mir die Antwort die Kompliziertheit der Problematik vermittelt, nicht aber weitergeholfen.


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