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Markenrecht - eigene Marke entspricht fremdem Firmennamen

09.01.2010 09:37 |
Preis: ***,00 € |

Vertragsrecht


Beantwortet von

Rechtsanwältin Isabelle Wachter


Ich habe eine Frage zum Markenrecht, die sich allerdings grenzübergreifend stellt:

Ich vertrete seit 5 Jahren (nicht exklusiv) das österreichische Unternehmen XXXXX in Deutschland. Der österreichische Hersteller hielt es nicht für nötig einen Vertrag mit mir auszufertigen, was im Nachhinein eventuell nicht das Problem ist, denn die Gepflogenheiten in dieser Geschäftsbeziehung begründen ausreichend "Verdacht" auf vertragliche Verhältnisse - meine ich zumindest. Aber das ist Nebensache.

Vor 5 Jahren hat mir der Hersteller mündlich zugesichert, daß ich seine Bilder, Darstellungen, sein Familienwappen und den Namen "XXXXX" für mein Geschäft nutzen kann. Das funktionierte fast 5 Jahre reibungslos, ich investierte Zeit und Geld in die Gewinnung neuer Kunden hier in Deutschland. Ich betreibe den Onlineshop XXXXX.

Vor 2 Tagen teilte mir das Unternehmen mit, ich müsse alle Darstellungen von Bildern und Logos des Unternehmens von meiner Website entfernen und per 15.2. wird meine Belieferung eingestellt. Defacto entzieht mir der Hersteller seine Produkte, so daß mein Geschäft damit zerstört wäre.

Ich habe vor einigen Monaten den (bisher nicht geschützten) Namen des Unternehmens in Deuschland als Marke registriert, um mir meine Investition in die Erschließung des Marktes zu sichern.

Ich habe nunmehr ca. 750 Kunden und kann diesen die Waren nicht mehr anbieten. Der österreichische Hersteller hat alle Kundenandressen und will das Geschäft vermutlich direkt machen, damit seine Marge höher ist. Es geht hier um einen eher kleinen Verkaufsumsatz von ca. 45.000 Euro im letzten Jahr (15.000,- Erlös), jährlicher Zuwachs seit 2005 ca. 30%.

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1. Da die Marke in D registriert ist - kannn man es dem österreichischen Hersteller untersagen, daß er seine Produkte (selbst oder über andere Händler) auf dem deutschen Markt anbietet?

2. Könnte man dem Hersteller der Produkte eine Lizensierug des Namens anbieten - er kann seinen eigenen Namen also weiterhin in D benutzen, zahlt aber Lizenzgebühren dafür?

3. Kann man anderen Verkäufern der Produkte untersagen, diese weiterhin unter der Marke in D anzubieten bzw. auch hier Lizenzgebühren verlangen?

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Also für mich ist entscheidend, ob ich überhaupt irgend welche Rechte daraus habe, daß ich - um mein eigenes Geschäft zu schützen - den Namen des Herstellers in D als eigene Marke registriert habe, oder hat der österreichische Hersteller dennoch alle Recht, zum Beispiel weil er a) der Erzeuger ist oder b) der Markenname seinem Familiennamen entspricht? XXXXX ist im übrigen eine Burgruine an der Donau.

Habe ich überhaupt irgend welche Ansprüche dadurch, daß der Hersteller mich aus dem Geschäft ausklammert und meine Kunden direkt bedienen will, woraus mir doch ein erheblicher finanzieller Schaden entsteht?

Vielen Dank.

Sehr geehrter Fragesteller,

im Markenrecht gilt der Territorialitätsgrundsatz. Dies bedeutet, dass sie grundsätzlich das Recht hatten, den in Deutschland nicht als Marke geschützten Namen "XXXXX" als marke registrieren zu lassen. Durch die Registrierung erhalten Sie als Markeninhaber die ausschließlichen Nutzungsrechte an der Marke im Inland (§ 14 Abs. 1 MarkenG). Bei unbefugter Nutzung der Marke durch Dritte stehen Ihnen Unterlassungs-und Schadensersatzansprüche zu.

Gemäß § 30 MarkenG sind sie befugt, die Nutzungsrechte an Ihrer Marke Dritten in einem Lizensvertrag, der auch formlos geschlossen werden kann, zu übertragen. Es können auch Lizensverträge mit mehreren Lizensnehmern geschlossen werden.

Der BGH (Beschluss vom 02.04.2009 – I ZB 8/06) hat entschieden, dass der Anmelder einer im Inland noch nicht geschützten Marke jedoch dann nicht Inhaber der Markenrechte wird, wenn die Anmeldung bösgläubig erfolgt.

Eine Bösgläubigkeit soll dann vorliegen, wenn der Anmelder einer wertvollen ausländischen Marke weiß, dass der ausländische Markeninhaber die Marke demnächst auf im Inland nutzen will und mit seiner Anmeldung beim Markenamt den Zweck verfolgt, den ausländischen Markeninhaber an der Nutzung des Zeichens im Inland zu hindern.

Ferner kann eine Bösgläubigkeit des Anmelders vorliegen, wenn er mit der Anmeldung nur den Zweck verfolgt, den ausländischen Markeninhaber an der Nutzung der Marke zu hindern, und er selbst die Marke gar nicht nutzen will.

Nach Ihrer Schilderung gehe ich davon aus, dass die letztere Konstellation bei Ihnen nicht gegeben ist.

Ob die erste Konstellation einer Bösgläubigkeit bei Ihnen vorliegt, kann ich in Ermangelung von Detailkenntnissen des Sachverhalts nicht beurteilen.

Ich weise Sie ferner darauf hin, dass Ihnen aus dem möglicherweise bestehenden markenrechtlichen Schutz keine Rechte auf Lieferung der Wahren von dem österreichischen Hersteller erwachsen.

Nachfrage vom Fragesteller 09.01.2010 | 12:37

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Selbstverständlich wollte ich mit der Registrierung der Marke in Deutschland nur mein Geschäft gegenüber Mibewerbern und Nachahmern in D schützen. Da die Firma XXXXX aus Oesterreich ja durch ihre Warenlieferung das Geschäft überhaupt erst ermöglichte, habe ich diese nie als Mitbewerber angesehen. Neben meinen Kunden beliefert der Hersteller auch eine Reihe anderer Kunden in Deutschland. Ich nehme an, daß gegenüber diesen meine Rechte aus der Marke auch entsprechend Ihren Ausführungen gelten.

Mir war und ist nicht bekannt, daß eine Markeneintragung durch die Fa. XXXXX geplant ist. Ich nehme an - aber weiß es nicht - daß der Name nicht einmal in Österreich geschützt wurde.

Da ich die Waren ab 15.2. nicht mehr selbst verkaufen kann habe ich berechtigtes Interesse daran, für die Nutzung meiner Marke durch Dritte entsprechend entschädigt zu werden. An einer Fortsetzung der geschädigten Geschäftsbeziehung habe ich aufgrund des verlorenen Vetrauens und der zu erwartenden Spannungen kein Interesse mehr.

Wäre es möglich, daß meine gewerbliche RSV (Roland) die Verfahrenskosten übernimmt?

Kann ich den Gerichtsstand bestimmen?

Kann ich die Offenlegung der in Deutschland erzielten Umsätze verlangen, um z.B. Lizenzgebühren bestimmen zu können?

Kann ich die Herausgabe der Namen von Wiederverkäufern in Deutschland verlangen, um diesen z.B. eine direkte Lizensierung anzubieten?

Ich bin nicht abgeneigt, Sie als meinen Vertreter in dieser Sache einzusetzen. Ich würde Sie in der kommenden Woche telefonisch dazu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen.

Antwort auf die Nachfrage vom Anwalt 09.01.2010 | 15:08

Sehr geehrter Fragesteller,

wenn Sie die Marke beim deutschen Patent-und Markenamt in das Register haben eintragen lassen, so bestehen Ihre Rechte an der Marke gegenüber jedem, der sie ohne Ihre Erlaubnis nutzt.

Die § 19 ff. MarkenG geben Ihnen als Markeninhaber umfassende Auskunftsansprüche bezüglich der Herkunft und des Vertriebswegs der widerrechtlich gekennzeichneten Wahren gegenüber dem Verletzer des Markenrechts, sowie gegenüber Personen, die in gewerblichem Ausmaß widerrechtlich gekennzeichnete Wahren in ihrem Besitz haben, sowie gegen sonstige Personen, die an der Herstellung oder dem Vertrieb der widerrechtlich gekennzeichneten Wahren beteiligt sind.

Ferner räumt Ihnen das Gesetz als Verletzter auch Ansprüche auf Herausgabe von Unterlagen ein, die mit der Rechtsverletzung im Zusammenhang stehen.

Wenn Sie ein gerichtliches Verfahren gegen die Markenverletzer anstreben, so handelt es sich hierbei um eine sogenannte "Kennzeichenstreitsache"; für solche sind die Landgerichte ausschließlich zuständig (§ 140 MarkenG). Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Begehungsort, also dem Ort der Verletzungshandlung. Würde Ihre Marke also widerrechtlich in Berlin genutzt, so wäre das Landgericht Berlin zuständig für Ihre Klage auf Unterlassung oder Schadensersatz.

Gemäß § 14 Abs. 6 S. 2 und S. 3 MarkenG

"kann bei der Bemessung des Schadensersatzes auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte."

Haben Sie im Auge, Lizensverträge mit den Nutzern zu schließen, so haben Sie die Möglichkeit in den Verträgen Gerichtsstände für Streitigkeiten aus diesen Verträgen zu vereinbaren (Gerichtsstandsvereimbarung, § 38 ZPO, unter Kaufleuten zulässig).

Um weiteres sagen zu können, benötige ich genauere Kenntniss des Sachverhalts. Welche Ansprüche bestehen, kann erst nach eingehender Prüfung des Sachverhalts festgestellt werden.

Zur weiteren Beratung und Interessenvertretung steht Ihnen meine Kanzlei zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich gerne nächste Woche telefonisch im Büro.

Ob Ihre gewerbliche Rechtsschutzversicherung in diesem Fall eine Deckungszusage erteilen würde, kann ich von hier nicht beurteilen. Ich müsste insoweit Einsicht in die Versicherungsbedingungen nehmen.

Mit freundlichen Grüßen,


Isabelle Wachter
(Rechtsanwältin)

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