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Markenrecht - Wettrennen mit 2 UK Brands

| 09.10.2016 00:11 |
Preis: ***,00 € |

Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht


Beantwortet von


Zum Sachverhalt:

Langfristiges Ziel unseres Unternehmens ist der Ausbau eines Restaurants zu einer internationalen Franchisekette. Zu diesem Zweck haben wir ein passendes Logo entworfen, welches als Wort- Bildmarke in Deutschland erfolgreich eingetragen wurde. Nun wollten wir die Unionsmarke anmelden und mussten leider feststellen, dass 1 Restaurant und 1 Cateringdienst in England mit ähnlichem Konzept gerade die Eintragung unseres in Deutschland eingetragenen Markennamens als Logo in Form der Bildmarke begehren - das aber lediglich als UK Marke. Status der beiden Konkurrenten laut Verzeichnis ist bei Nr.1 " in Prüfung " bei Nr.2 " Anmeldung veröffentlicht" also nehme ich an in der Widerspruchsfrist - steht jedenfalls noch nicht auf "registered".

Nun wollen wir versuchen diesen 2 Eintragungen mit einer Unionsmarke zuvorzukommen und haben dazu folgende Fragen:

1) Die Konkurrenten aus England haben die Klassen 29, 30 und 32 beantragt - macht es hier taktisch Sinn nur den Schutz über die Klasse 43 - die Verpflegung von Gästen in Restaurants - zu beantragen, um so eventuell schneller vom EUIPO bearbeitet zu werden und für die Konkurrenz nicht auf den ersten Blick als Konkurrent erkennbar zu sein ? Sprich reicht der Schutz über 43 aus für den Betrieb unseres Restaurants ohne explizit die Waren zu nennen ?

2) Thema Brexit - Können wir bei einem Widerspruch durch einen der Konkurrenten auf den Schutz in der UK verzichten, weil diese sowieso aus der EU austreten werden, und dadurch ohne Zusatzkosten zumindest in allen anderen EU Ländern Schutz erlangen ? Momentane Regelung ist ja "ganz oder garnicht" aber die UK Brands fallen nach dem Exit definitiv raus aus den Unionsmarken und werden in nationale umgewandelt.

3) Kann ich durch Widersprüche z.B. durch eine fiktive Marke in UK die Eintragung der anderen so lange hinauszögern bis meine Unionsmarke durch ist ?

4) Zusammenfassung:

Denken sie, es ist die richtige Taktik, wenn wir jetzt unsere Unionsmarke lediglich in der Klasse 43 anmelden, dabei versuchen die UK Eintragung zu behindern um dadurch vielleicht zuerst eingetragen werden ?

Oder stehen die Chancen schlecht und wir sollten lieber bis zum Brexit warten und dann beantragen ?

Danke im Voraus
09.10.2016 | 10:16

Antwort

von


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Sehr geehrter Fragesteller,

Ihre Anfrage möchte ich Ihnen auf Grundlage der angegebenen Informationen verbindlich wie folgt beantworten:

Der Anmeldetag Ihrer Wort-/Bildmarke ist der 07.09.2016. Diesen können Sie bei Anmeldung einer Unionsmarke bis zum 07.03.2017 als Priorität beanspruchen, so dass Sie dann gegenüber den beiden am 09.09.2016 angemeldeten UK-Marken ohnehin die älteren Rechte hätten.

Die bereits am 14.07.2016 angemeldete UK-Marke ist nach meiner Auffassung mit Ihrer Marke nur zu einem geringen Grad ähnlich. Grund hierfür ist die schwache Kennzeichnungskraft des übereinstimmenden Wortbestandteils und die deutlich abweichende grafische Ausgestaltung. Zudem sind auch die Waren der Klassen 29, 30, 31 und 32 nach der Amtspraxis des EUIPO mit den Dienstleistungen der Klasse 43 teils unähnlich und im Übrigen nur zu einem geringen Grad ähnlich. Das Bestehen von Verwechslungsgefahr ist daher zweifelhaft.

Ich würde die Unionsmarke mit Beanspruchung der Priorität zeitnah in Klasse 43 anmelden und abwarten, ob überhaupt ein Widerspruch aus der UK-Marke eingelegt wird. In diesem Fall wäre auch eine erfolgreiche Verteidigung Ihrer Anmeldung im Widerspruchsverfahren denkbar. Für den Betrieb eines Restaurants reicht die Anmeldung in Klasse 43 aus.

Die unter 2) und 3) genannten Strategien sind jedenfalls momentan nicht zielführend, weil noch nicht absehbar ist, wie sich der Brexit auf bereits laufende Widerspruchsverfahren auswirken wird.

Ich hoffe, Ihre Frage verständlich beantwortet zu haben und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Bei Unklarheiten können Sie die kostenlose Nachfragefunktion benutzen.

Mit freundlichen Grüßen


Rechtsanwalt Henning Twelmeier

Nachfrage vom Fragesteller 09.10.2016 | 17:09

Vielen Dank für die schnelle Antwort und dafür, dass sie sich die Mühe gemacht haben, herauszufinden um welche Marken es sich handelt! Es freut mich sehr zu hören, dass sie der Auffassung sind, dass wir mit der Unionsmarke gute Chancen haben.

Leider ist mir dabei jedoch nicht ganz deutlich geworden, ob der dann mit der Unionsmarke erlangte Schutz in der Klasse 43 ausreichend wäre.

Ziel ist es, vereinfacht gesagt, dass wir europaweit ein Monopol darauf haben, diesen Namen für Restaurants zu benutzen. Das Logo an sich wäre hier zweitrangig. Der Schutz über 43 mit Wort- Bildmarke müsste also auch stark genug sein, um den UK-Marken und allen anderen Marken mit ähnlichem Wortlaut nach erfolgreicher Eintragung zu untersagen, ihre Restaurants weiterhin so zu nennen.
Wenn sie aber nun schreiben, dass aufgrund der verschiedenen Waren und Dienstleitungen und aufgrund der verschiedenen Darstellung keine Verwechslungsgefahr besteht, hört sich das so an, als ob hier beide ungestört nebeneinander existieren können.

Ist es dann doch besser mehr Risiko zu gehen und neben 43 auch 29,30,31 und 32 beim EUIPO anzumelden oder würde allein die reine Wortmarke das Monopol sichern, das wir uns für die Zukunft mit unserem Namen wünschen?

Vielen Dank im Voraus und beste Grüße


Antwort auf die Nachfrage vom Anwalt 09.10.2016 | 18:02

Sehr geehrter Fragesteller,

um einen Unterlassungsanspruch geltend zu machen, muss Verwechslungsgefahr mit der anderen Marke bestehen. Voraussetzung hierfür ist neben Zeichenähnlichkeit immer auch eine hinreichende Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die zwischen Waren der Klassen 29, 30, 31 und 32 einerseits und Dienstleistungen der Klasse 43 andererseits eher nicht gegeben ist. Die Eintragung der genannten UK-Marken gewährt allerdings spiegelbildlich auch keinen Schutz und kein Benutzungsrecht für Dienstleistungen eines Restaurants, sondern nur für die Kennzeichnung von bestimmten Lebensmitteln und Getränken.

Sie können natürlich versuchen, den Schutzumfang Ihrer geplanten Unionsmarke um die genannten Warenklassen zu erweitern. Wenn Sie vor allem an einem Schutz in Kontinentaleuropa interessiert sind, würde ich es unter den gegebenen Umständen tun, wobei Sie sich aber des erhöhten Risikos für Widersprüche bewusst sein sollten.

Mit freundlichen Grüßen

Henning Twelmeier

Ergänzung vom Anwalt 09.10.2016 | 19:44

Sehr geehrter Fragesteller,

noch kurz zu Ihrer weiteren Frage, die streng genommen keine Nachfrage darstellt: Grundsätzlich hat eine Wortmarke gegenüber einer Wort-/Bildmarke den größeren Schutzumfang, weil der Schutz hier unabhängig von der grafischen Ausgestaltung ist. Im vorliegenden Fall kann jedoch die Priorität der von Ihnen am 31.03.2016 angemeldeten Wortmarke anders als diejenige der später angemeldeten Wort-/Bildmarke nicht mehr beansprucht werden (das ist nur innerhalb von sechs Monaten nach dem Anmeldetag möglich).

Mit freundlichen Grüßen

Henning Twelmeier

Bewertung des Fragestellers 09.10.2016 | 22:53

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"Herr Twelmeier hat meine ausführlichen Fragen schnell und in einem mehr als angemessenen Umfang beantwortet. Kann ihn mit gutem Gewissen weiterempfehlen und bedanke mich an dieser Stelle nochmals ! Beste Grüße "
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BEWERTUNG VOM FRAGESTELLER 09.10.2016
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Herr Twelmeier hat meine ausführlichen Fragen schnell und in einem mehr als angemessenen Umfang beantwortet. Kann ihn mit gutem Gewissen weiterempfehlen und bedanke mich an dieser Stelle nochmals ! Beste Grüße


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