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03.02.2017 15:21 |
Preis: ***,00 € |

Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht


Beantwortet von

Rechtsanwalt Jan Wilking


Hallo,

es gibt eine eingetragene Marke "XYZ" (drei Großbuchstaben) in den Nizza Klassen 42, 35 und 9

Eintrag WDV:
Klasse(n) Nizza 09:
Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer
Klasse(n) Nizza 35:
Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten
Klasse(n) Nizza 42:
Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software

"XYZ" erstellt hauptsächlich Software, veröffentlicht aber auf der Internetseite ein Verzeichnis von "Servicepartnern", die dort durch Eignungsfeststellung UND Zahlung eines nicht unerheblichen Beitrages und nach Vertragsschluss mit "XYZ" gelistet werden. Die Gebühr schließt gute Dienstleister (mich eingeschlossen ohne überheblich sein zu wollen) aus, die diese Gebühr nicht aufbringen können oder wollen. Eigentlich können das nur Agenturen aufbringen, kleine Dienstleister eher nicht. Es gibt aber keine Beschränkungen, dass nur "Partner" in Sachen "XYZ" beraten und arbeiten dürfen. Das kann eigentlich jeder machen.

Nun möchte ich eine Marke "XYZ-Dienstleister" anmelden und unter dieser ein Online-Verzeichnis betreiben, welches ebenfalls nach Eignungsnachweis (kleine Prüfung) aber eben OHNE Zahlung Dienstleister aber auch Private (die sich eben gut auskennen) listet - mich eingeschlossen.

Die Marke "XYZ-Dienstleister" gehört meines Erachtens ebenso in die Nizza Klassen:
35: Zusammenstellung von Informationsverzeichnissen für Geschäfts- und Werbezwecke
42: Erstellung und Entwurf von Website-gestützten Informationsverzeichnissen für Dritte [Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie

Diese konkreten Zwecke sind ja beim Inhaber von "XYZ" nicht direkt genannt, wenngleich es aber die gleichen Klassen sind.

Durch die zwar gleichen Klassen aber unterschiedlich angegebenen Verwendungszwecke (das Verzeichnis ist bei "XYZ" kein Hauptzweck, bei mir schon) besteht da eine gute Chance auf Eintragung oder habe ich im Widerspruchsverfahren keine Chance? ("XYZ" wird natürlich nicht begeistert sein, aber Automarken freuen sich ja auch nicht dass freie Werkstätten deren Autos reparieren, können das aber nicht verhindern)

Danke für hilfreiche Antworten

LG

Sehr geehrter Fragesteller,

Ihre Anfrage möchte ich Ihnen auf Grundlage der angegebenen Informationen verbindlich wie folgt beantworten:

Sie werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Widerspruchsverfahren keine Chance haben. Dienstleister ist rein beschreibend und tritt zurück, der prägende Teil der Marke wäre allein XYZ und damit identisch mit der eingetragenen Marke. Bezüglich der entscheidenden Verwechslungsgefahr gilt aber, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann. Bei einer quasi identischen Marke wie in Ihrem Fall reicht also bereits eine gewisse Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen aus, um eine Verwechslungsgefahr bejahen zu können. Hinzu kommt, dass der Inhaber einer im Inland bekannten Marke im Einzelfall sogar die Nutzung für nicht ähnliche Waren und Dienstleistungen gemäß § 14 Absatz 2 Nr.3 MarkenG untersagen kann.

Um auf Ihren Vergleich mit den freien Werkstätten einzugehen: Selbstverständlich darf Ihnen der Inhaber von XYZ nicht verbieten, Dienstleistungen in Bezug auf das Produkt anzubieten. Gemäß § 23 MarkenG ist es dabei sogar grundsätzlich erlaubt, die Marke beschreibend zu nutzen, soweit dies notwendig ist. Diese Ausnahmeregelung umfasst aber nicht die eigene Anmeldung einer solchen Marke. So darf eine freie Werkstatt natürlich nicht einfach die Marke BMW-Werkstatt anmelden.

Ich hoffe, Ihre Frage verständlich beantwortet zu haben und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Bei Unklarheiten können Sie die kostenlose Nachfragefunktion benutzen.

Mit freundlichen Grüßen

Nachfrage vom Fragesteller 03.02.2017 | 17:36

Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort!

Verstehe ich das also richtig: die Nutzung von "XYZ" wäre, da beschreibend, in der Domain "xyz-dienstleister.de unbedenklich?

Vielen dank für die Klarstellung!

LG

Antwort auf die Nachfrage vom Anwalt 03.02.2017 | 17:42

Vielen Dank für Ihre Nachfrage.

Die Ausnahmeregelung in § 23 MarkenG betrifft nur die notwendige Nutzung, also z.B. die Beschreibung auf der Webseite: Ich biete Dienstleistungen in Bezug auf XYZ an. Die Nutzung in der Domain dagegen ist nicht mehr beschreibend, sondern eine markenmäßige Benutzung und daher nicht zulässig.

Mit freundlichen Grüßen

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