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Marke ggü. Drittfirma (mit längerer Nutzung) durchsetzen


05.06.2017 16:21 |
Preis: 60,00 € |

Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht


Beantwortet von

Rechtsanwalt Jan Wilking



Sehr geehrte/r Anwalt/Anwältin,

(x = Platzhalter für echten Namen)
Ich habe Domains x.de, x.at, x.co.uk, x.fr, x.nl, x.be, x.se (sowie weitere) registriert sowie die Marke x für die Produkte meiner GmbH ins europäische & internationale Markenregister eintragen lassen (alles Anfang 2017).

Auf allen Websites verkaufe ich ein Produkt x (in der jeweiligen Landessprache).
Mein Produkt ist ein gängiges Produkt & ist in sehr ähnlichem Design/Funktionsweise unter zahlreichen anderen Namen von zahlreichen Wettbewerbern weltweit erhältlich.
Desweiteren gibt es andere Produkte die denselben Zweck erfüllen, das von mir vertriebene Produkt hat zusammen mit den ähnlichen Produkten der Mitbewerber weltweit einen Anteil von maximal 10% (100 Mio) am Gesamtmarkt der Produkte die diesem Zweck dienen (grösste Hersteller für die Produkte sind Konzerne wie Nestle, Unilever, Procter & Gamble,... welche aber alle andere Produkte als meine, die jedoch demselben Zweck dienen, herstellen)

Es gibt jedoch eine Ltd. A (seit 2015)
- in Kanada
- ähnliches/de facto identes Produkt auf einer rein englischen Website (jedoch mit weltweitem Versand) unter demselben Namen scheinbar schon seit 2015 vertreibt
- Inhaber von buy-x.com
- >10 Mio Umsatz

Desweiteren gibt es eine Ltd. B (seit 2010)
- in USA
- die Services (Produkte nur sekundär) derselben Kategorie in einem Bundesstaat der USA lokal (Ladengeschäfte) verkauft (angebotene Services/Produkte sind eigtl. komplett unterschiedlich zu meinen, sie fallen jedoch grossteils in dieselbe Nizza Klasse)
- Inhaber von x.com
- >3 Mio Umsatz

1) habe ich eine Möglichkeit ein Verbot der Nutzung meiner Marke/den Verkauf von Produkten unter dieser Marke/Website von B zu erwirken?
Falls ja, wen beauftrage ich damit? Mit welchen Kosten/Dauer muss ich in etwa rechnen?
2) habe ich eine Möglichkeit ein Verbot der Nutzung meiner Marke/den Verkauf von Produkten unter dieser Marke/Website von B zu erwirken?
Falls ja, wen beauftrage ich damit? Mit welchen Kosten/Dauer muss ich in etwa rechnen?

3) besteht die Möglichkeit Websites/Onlinemagazine die über das Produkt von A/B unter Nutzung meiner Markenrechte berichten, dazu zu bringen a) die Artikel offline zu stellen oder b) anstelle dessen meine Website zu verlinken (wenn es denn unbedingt online bleiben muss)

An Schadensersatz bin ich nur sekundär interessiert, da die Kosten meiner Meinung nach in keiner Relation zum Nutzen für mich stehen soweit ich das online in Erfahrung bringen konnte. (d.h. kostenpflichtige Abmahnung nicht notwendig, kostenlose wäre für mich absolut in Ordnung, es geht mir lediglich darum Verwirrung für Kunden bei Wiederbestellungen zu vermeiden d.h. v.a. zu Firma A, Firma B ist nur sekundär relevant)

4) wäre ein Angebot meinerseits an Firma A a) meine gesamte Firma (inkl. Domains, Übersetzungen, Markenrechten,...) oder b) auch nur jene in Klammer genannten Elemente (ohne GmbH Mantel) zu verkaufen auch möglich? Welche Risiken/Fallstricke habe ich hier zu beachten? bzw. wen beauftrage ich damit? Mit welchen Kosten/Dauer muss ich in etwa rechnen?
An einer Lizenzierung der Markenrechte bin ich nicht interessiert.
Sehr geehrter Fragesteller,

Ihre Anfrage möchte ich Ihnen auf Grundlage der angegebenen Informationen verbindlich wie folgt beantworten:

1. + 2.
Es besteht die Gefahr, dass durch die längere Nutzung ältere Kennzeichenrechte bei den Firmen A und B bestehen. Zu denken wäre nach deutschem Recht z.B. an § 4 Absatz 2 und § 5 Absatz 2 MarkenG. Je nach nationaler Rechtsordnung können auch andere Rechte ohne Eintragung bestehen. Selbst wenn Sie Ihre Marke 2017 auch für Kanada und die USA haben eintragen lassen, besteht daher die Gefahr, dass einem Verbotsversuch diese Rechte entgegengehalten werden und darauf sogar eine Löschung Ihrer Marke gestützt wird. Aufgrund der hohen Streitwerte im Markenrecht ist das finanzielle Risiko daher durchaus beachtlich. Die konkreten Kosten und die Dauer eines Verfahrens können auf Grundlage Ihrer knappen Schilderung leider nicht seriös geschätzt werden.

3.
Selbst wenn Sie Markenrechte geltend machen könnten, würde sich dieser Anspruch in erster Linie gegen die Firmen richten. Einen Anspruch auf Löschung von Artikeln Dritter werden Sie daher kaum durchsetzen können, ebenso wenig die Verlinkung auf Ihre Seite. Allerdings können Sie die Nutzung Ihrer Marke untersagen, wenn diese im Kontext des Artikels rechtswidrig im Zusammenhang mit einer anderen Firma/Produkt genutzt wird.

4.
Grundsätzlich können Sie solch ein Angebot erstellen. Das Risiko dabei ist, dass sich die Firma auf ältere Rechte beruft und sich die entsprechenden Rechte (Domain, Marke) damm quasi kostenlos einklagt. Da sich das Ganze im Rahmen der Vertragsfreiheit abspielt, sind auch hier Kosten und Dauer eines Verfahrens nicht abschätzbar.

Kurz gesagt: Suchen Sie sich am Besten eine international tätige, auf geistiges Eigentum spezialisierte Anwaltskanzlei und vereinbaren Sie einen Beratungstermin. Die Kollegen können dann unter Einsichtnahme in alle Unterlagen konkret überprüfen, wie gut Ihre Chancen stehen und mit welchen Kosten Sie ungefähr rechnen müssen, falls Sie eine rechtliche Durchsetzung anstreben sollten.

Ich hoffe, Ihre Frage verständlich beantwortet zu haben und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Bei Unklarheiten können Sie die kostenlose Nachfragefunktion benutzen.

Mit freundlichen Grüßen

Nachfrage vom Fragesteller 05.06.2017 | 17:48

1+2) mir geht es vor allem um die Rechte/Unterlassung in der EU.
Ein Verbot in Kanada/USA ist für mich sekundär (da ich dort selbst nicht aktiv bin)
a) Da die Firma in Kanada ansässig ist, habe ich die Möglichkeit die Firma zur Unterlassung in der EU zu zwingen?

b) Umgekehrt auch, besteht ein (ernst zu nehmendes) Risiko, dass Firma A aus Kanada auf Grund älterer Rechte mir die EU Marke streitig macht/mich zwingt meine Produkte in der EU umzubenennen? Oder würde das nur für Kanada/International problematisch sein?

Antwort auf die Nachfrage vom Anwalt 05.06.2017 | 18:33

Vielen Dank für Ihre Nachfragen.

a) Eine Verletzung Ihrer EU-Marke wäre dann denkbar, wenn das Angebot der kanadischen Firma einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug („commercial effect") aufweist. Auf den Sitz der Firma kommt es dabei nicht an. Entscheidend ist, ob durch das Angebot auch Kunden in der EU angesprochen werden. Indizien wären die Nutzung einer in der EU gängigen Sprache sowie das Angebot der Lieferung in einen EU-Staat.

b) Auch hier kommt es darauf an, inwieweit das Angebot der Firma (auch) auf den europäischen Markt ausgerichtet ist. Allerdings wird man schon ein explizites Anbieten der Produkte unter dem Kennzeichen auf dem EU-Markt verlangen können, um der Firma entsprechende Kennzeichenrechte zuzugestehen. Ist die Seite vornehmlich auf Kanada/USA ausgerichtet und beruht der Bezug zu der EU allein auf der weltweiten Lieferung (ohne dass speziell auf den EU-Markt ausgerichtete Werbemaßnahmen vorhanden sind), wird man ältere Rechte ohne Eintragung wohl verneinen können.

Mit freundlichen Grüßen

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