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Lizenzgebühren / Lizenzschaden aus Verwechslungsgefahr im Markenrecht ?

04.10.2019 20:20 |
Preis: ***,00 € |

Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht


Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Besitzer einer deutschen Wortmarke, die seit einem Jahr registriert ist, insbesondere für den Bereich Uhren, Kleidung, Schuhe und Dienstleistungen aus dem Verkauf dieser Klassen.

Nun ist mir aufgefallen, dass ein Unternehmen in Deutschland Waren dieser Art unter sehr ähnlichem (nicht registriertem) Namen anbietet.

Mein Ziel ist es, von ihm Lizenzgebühren für die Nutzung seiner Bezeichnung zu verlangen, die meiner Marke gefährlich nahe steht.

1. Ist es möglich, aus einer "Verwechselung" heraus Lizenzgebühren zu erlangen? Er nutzt ja in dem Sinne nicht direkt den Markennamen, sondern nur einen ähnlichen.

2. Was ist die einfachste Möglichkeit, das zu erreichen? Eine Abmahnung möchte ich vermeiden aus Angst vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung wegen den damit verbundenen Kosten. Bringt eine Berechtigungsanfrage etwas? Die Frage ist nur, was dort drin stehen müsste. "Sind Sie der Meinung, dass Ihr Name nicht etwas nah an meiner Marke ist?" oder wie?

3. Wie sieht es unabhängig davon aus, wenn das ähnliche Zeichen eine Ortsbezeichnung ist, wobei der Ort nicht so bekannt ist? Also meine Marke z.B. Waingarten und seine Modellbezeichnung Weingarten wäre. (rein erfunden)

Schönen guten Abend,

vielen Dank für Ihre Frage. Da gibt es ein paar Optionen.

1. + 2. In solchen Fällen schickt man - was ich gerne machen kann und günstiger ist, als eine Abmahnung - eine anwaltliche Aufforderung, die Marke nicht mehr zu verwenden für A, B, C oder legt einen Lizenzvertrag im Entwurf bei. Hier wäre aber erstmal zu prüfen, ob die Marke im markenrechtlichen Sinn ähnlich ist, d.h sowohl bezogen auf das Zeichen (die Marke) als auch die unter dem Zeichen angebotenen Waren und Dienstleistungen. Das kann ich gerne prüfen.

3. Da kann ebenso eine Ähnlichkeit vorliegen. Städte sind aber nur schwer als Bestandteil einer Marke schützbar. Da fehlt häufig die Unterscheidungskraft. Also hier können Sie auf jeden Fall etwas machen.

Hoffe, dass ich schon etwas weiterhelfen konnte.

Beste Grüße

Rückfrage vom Fragesteller 10.10.2019 | 09:57

Sie haben geschrieben, dass eine "anwaltliche Aufforderung, die Marke nicht mehr zu benutzen" günstiger als eine Abmahnung wäre. Wo liegt da genau der Unterschied zu einer Abmahnung? Wenn Sie jemanden auffordern, etwas zu unterlassen, liegt darin doch eine Abmahnung bzw. Verwarnung. Wie ich gelesen habe, kann der Angegriffene daraus Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn sich die Abmahnung/Verwarnung als unberechtigt herausstellt, bzw. er anderer Meinung ist.
Ist das Vorgehen der "anwaltlichen Aufforderung" also nicht riskant?

Antwort auf die Rückfrage vom Anwalt 14.10.2019 | 20:21

Sie können denjenigen mit Forderung des Ersatzes meiner Kosten anschreiben oder ohne. Das können Sie entscheiden. Sie müssen sich aber keine Sorge vor einer markenrechtlichen Abmahnung haben, v.a. wenn Sie der Abmahnende sind. Das ist Standard im Markt und m.E. gerade im Markenrecht auch berechtigt, denn dafür meldet man die Marke doch auch an, damit man aus der Marke vorgehen kann, wenn diese verletzt wird. Wir sollten einmal prüfen, ob eine Markenverletzung in Betracht kommt. Wenn dies der Fall ist, kann ich die Verletzung für Sie abmahnen und zugleich Kostenersatz verlangen oder ein Anwaltsschreiben mit Lizenzangebot versenden.
Mir ist aber bei der Recherche aber aufgefallen, als ich ihre Eintragung im Register nachgesehen habe, dass bzgl. der Wortmarke "xxxxx" Widerspruch erhoben wurde und das Verfahren noch läuft. Richtig? Darf ich fragen, was denn die Widerspruchsmarke ist? Kann ich Ihnen im Widerspruchsverfahren noch argumentativ unterstützen, damit ihre Marke auch weiterhin Bestand hat? Je nach Chancen des Bestandes der Marke würde ich Ihnen raten, daraus gegen jemanden anderen vorzugehen. Gerne kann ich die Chancen des Widerspruchsverfahrens für Sie prüfen oder Ihnen dort aktiv helfen.
Minoir ist in der Klasse 14 nur in GB geschützt, sonst aber nicht. Hier gibt es schon eine gewisse Ähnlichkeit der Marke; da Sie auch Uhren in Klasse 14 geschützt haben, stünden ihre Chancen nicht schlecht, vorausgesetzt ihre Marke hat Bestand.

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