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Erfinder gegen Patentanmelder


09.11.2017 15:44 |
Preis: 55,00 € |

Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht


Beantwortet von



Guten Tag,
Ich bin der Erfinder eines Produkts. Einem Unternehmen (GmbH) habe ich hierfür in einem Lizenzvertrag die exklusiven Nutzungs- und Vertriebsrechte übertragen. Dieses Unternehmen hat für das Produkt ein Patent angemeldet und auch bezahlt (Weitere Länder sollen folgen). Ich stehe natürlich in dem Patent als alleiniger Erfinder.
In einem Streitfall, z.B. wenn das Unternehmen keine Lizenzgebühren mehr zahlt, gehen laut Vertrag die Nutzungsrechte an mich zurück.

Jetzt meine Fragen:
Was passiert dann mit dem Patent?
Gehört das Patent dann mir?
Kann ich dann noch immer anderen Unternehmen verbieten das Produkt zu kopieren, auch wenn ich nicht der Patentinhaber (Anmelder) bin?
Kann das Unternehmen als Patentinhaber anderen Unternehmen (z.B. meinen neuen Vertriebspartnern) verbieten das Produkt zu vertreiben?
Kann das Unternehmen das Patent z.B. auflösen, so dass es keinen Schutz mehr gibt?

Ich hoffe auf möglichst konkrete und fundierte Antworten.
Und eventuell Tipps mit denen man Probleme im Streitfall im vermeiden kann.

Danke und Gruß


10.11.2017 | 00:37

Antwort

von


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Sehr geehrter Fragesteller,

Ihre Anfrage möchte ich Ihnen auf Grundlage der angegebenen Informationen wie folgt beantworten:


Wenn in dem geschlossenen Vertrag nicht explizit geregelt ist, dass die Inhaberschaft an Sie übertragen wird, bleibt das Unternehmen Eigentümer des Patents. Sie haben lediglich ein Nutzungsrecht und das sogenannte Erfinderpersönlichkeitsrecht, das Ihnen auch niemand nehmen kann. Dieses bedeutet aber nur, dass Sie als Erfinder des Patents benannt werden müssen.

Bezüglich des Nutzungsrechtes ist zu differenzieren. Handelt es sich um ein einfaches Nutzungsrecht, so können Sie weder anderen Unternehmen die Nutzung verbieten noch Rechte übertragen. Diesbezüglich müsste ich die Passage im Vertrag einsehen. Durchaus können Ihnen aber auch darüber hinausgehende Rechte eingeräumt sein, z.B. im Rahmen eines ausschließlichen Nutzungsrechtes. Dann darf das Unternehmen auch keine Lizenzen an andere verteilen.

Gemäß Ihren Schilderungen würde die GmbH Eigentümer des Patents bleiben und kann daher auch anderen Unternehmern die Nutzung untersagen. Dazu zählt auch das Recht das Patent zum Erlöschen zu bringen gemäß § 20 PatG. Mitunter macht sich das Unternehmen dann aber schadensersatzpflichtig, wenn Ihr Nutzungsrecht durch die Löschung vereitelt wird.

Ein solches Vorgehen wäre aber aus Sicht des Unternehmens unklug. Es würde mehr Sinn machen, das Patent gemäß § 23 PatG für jedermann freizugeben, da sich dann die Jahresgebühr für das Patent halbiert. Dies wäre wiederum unzulässig, wenn Sie ein ausschließliches Nutzungsrecht haben.

Ich hoffe, Ihre Frage verständlich beantwortet zu haben und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen
Alexander Dietrich
Rechtsanwalt


Nachfrage vom Fragesteller 10.11.2017 | 09:17

Sehr geehrter Herr Dietrich,
Danke für Ihre Antwort, anbei Auszüge aus dem Kooperationsvertrag im Rahmen dessen das patentierte Produkt entstanden ist.

Die zwei Kernfragen:
Kann das Unternehmen als Patentinhaber nach Vertragskündigung anderen Unternehmen (z.B. meinen neuen Vertriebspartnern) verbieten das Produkt zu vertreiben?

Kann ich nach Vertragskündigung anderen Unternehmen verbieten das Produkt zu kopieren, auch wenn ich nicht der Patentinhaber bin, sondern nur der Erfinder mit den exklusiven Nutzungsrechten?

Eine Antwort die mit Ja oder Nein beginnt folgend von einer kurzen Erklärung wäre aus Verständnisgründen erwünscht.

Vielen Dank im Vorraus

§2 Vertragsgegenstand:
Vertragsgegenstand sind alle Produkte die unter der Marke xxx oder dem Namen xxx vertrieben werden. Nicht relevant dabei ist, ob diese Produkte durch den Designer entwickelt oder gestaltet wurden. Zudem sind alle Produkte betroffen die durch den Designer für und mit der xxx GmbH entwickelt oder gestaltet wurden, jedoch nicht unter der Marke xxx vertrieben werden.
Der Designer überträgt der xxx GmbH für alle von ihm im Rahmen dieser Kooperation entwickelten Produkte die weltweiten und ausschließlichen Nutzungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte.

§4 Übertragbarkeit und Unterlizenz
(1)
Der xxx GmbH ist es ohne Zustimmung des Designers nicht erlaubt, Produkte aus welchen der Designer als Urheber hervorgeht, Dritte z.B. gegen die Berechnung einer Lizenz zur Verfügung zu stellen. Die Übertragung der Nutzungsrechte oder die Vergabe von Unterlizenzen ist der xxx GmbH nur mit schriftlicher Zustimmung des Designers gestattet.

§7 Schutzrechte
(1)
Die xxx GmbH wird auf eigene Kosten und bei Bedarf für entwickelte Produkte, unter Angabe des Designers als Urheber entsprechend Geschmacks- oder Gebrauchsmuster oder Patente anmelden und diese aufrecht halten.
(2)
Die Art des Schutzes unterliegt der xxx GmbH

§ 8 Exklusivitätsrecht
Der Designer überträgt der xxx GmbH eine weltweite ausschließliche Herstellungs- und Vertriebslizenz für alle Artikel dieser Kooperation, aus denen der Designer als Erfinder oder zumindest als Designer hervorgeht.

§10 Kündigung
(1)
Beide Seiten sind zu einer Kündigung dieses Vertrages mit einer Frist von zwei Monaten berechtigt, wenn eine Partei ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Dieses ist insbesondere dann der Fall, wenn

a. sich die industrielle Fertigung und der Vertrieb der Produkte für die xxx GmbH als
wirtschaftlich undurchführbar erweist;
b. Die xxx GmbH trotz Mahnen mit den Zahlungen der Lizenzgebühren in Verzug bleibt.
c. Der Vertrieb für mehr als 5 Jahre eingestellt wird.

(2)
Im Fall (a.) darf die xxxGmbH die bis zur Beendigung des Vertrags hergestellten Vertragsgegenstände noch bis zum erfolgten Abverkauf der Lagerware vertreiben.
(3)
Im Kündigungsfall fallen alle übertragenen Rechte automatisch an den Designer zurück. Der Vertrag gilt dann als aufgelöst.





Antwort auf die Nachfrage vom Anwalt 10.11.2017 | 09:35

Vielen Dank für Ihre Nachfrage und die Bereitstellung der Vertragsinhalte.

Sie haben der GmbH die weltweiten und ausschließlichen Nutzungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte übertragen. Im Falle einer Kündigung fallen diese Rechte an Sie zurück. Daher gilt Folgendes:

1. Ja, Sie können anderen Unternehmen den Vertrieb einer Kopie Ihrer Erfindung verbieten bzw. Schadensersatz in Form von fiktiven Lizenzgebühren verlangen, da Sie die exklusiven Vertriebsrechte haben.

2. Nein, die GmbH darf den Vertrieb nicht den anderen Unternehmen verbieten das Produkt zu vertreiben, wenn Sie dem jeweiligen Unternehmen eine Lizenz erteilt haben.

Viele Grüße
Alexander Dietrich
Rechtsanwalt

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