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Chemiekonzern besitzt Rechte an 'meiner' Software-Marke. Was tun?

| 20.06.2011 08:09 |
Preis: ***,00 € |

Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht


Beantwortet von

Rechtsanwalt Jan Wilking


Mein Software-Startup (Hamburg) arbeitet an einem Produkt, das noch im Laufe diesen Jahres international auf den Markt gebracht werden soll (Fokus zunächst auf USA und Deutschland). Im Rahmen der Vorbereitung dieser Vermarktung hätte eigentlich unser Firmen- bzw. Produktname international geschützt werden sollen.

Eine erste Recherche bei der WIPO hat nun jedoch ergeben, dass unser Name "Pogo" (Beispiel) in der für uns relevanten Klasse 42 (Nizza, neunte Ausgabe) "wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software" bereits von einem deutschen Chemiekonzern registriert wurde.

Den Details der Registrierung (Klassen 01, 18 und 42) lässt entnehmen, dass besagter Chemiekonzern "Pogo" über Klasse 42 im Kontext kommerzieller Verwertung industrieller Eigentumsrechte an rechtlichem und technischem Fachwissen im Bereich der Ledergerbung schützen möchte. Dieser Anspruch scheint im Einklang mit Definition "wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen..." der Klasse 42 zu stehen.

Unser Software-Produkt richtet sich direkt an Konsumenten und dreht sich vor allem um E-Mail Technologie. In unseren Augen stehen die Schutzinteressen des Chemiekonzernes eigentlich in keinerlei Konflikt mit unserem Produkt. Als Laien in Rechtsfragen ist für uns nur schwer nachvollziehbar, warum zwei so unterschiedliche Produkte in derselben Klasse gefasst werden.

Wir möchten unseren Produktnamen nicht aufgeben und stellen uns diese Fragen:

1. Besteht die Möglichkeit, aus Mangel an inhaltlicher Überschneidung mit der Chemie-Marke eine zweite oder differenziertere "Pogo" Registrierung in Klasse 42 zu erwirken?

2. Ist es sinnvoll, die Registrierung einer Variation wie "Pogo Mail" oder "Pogomail" anzustreben? Oder sollte auf einen solchen Ansatz auf Grund hoher Verwechslungsfähigkeit grundsätzlich verzichtet werden?

3. Ist es realistisch, alternativ eine Markennutzung mit Zustimmung des Markeninhabers anzustreben?

4. Wie wahrscheinlich wäre eine Abmahnung bzw. Unterlassensverfügung für den Fall einer Nutzung der Marke ohne entsprechende Rechte. Wäre es in Anbetracht des mangelnden Interessenkonfliktes wahrscheinlicher, dass unsere Nutzung einfach geduldet würde?

Wir möchten unseren sehr tief verankerten Produktnamen nicht verlieren und erhoffen uns von Ihrer Antwort eine möglichst pragmatische Handlungsempfehlung.


Vielen Dank für Ihre Mühe!

Sehr geehrter Ratsuchender,

gerne beantworte ich Ihre Anfrage unter Berücksichtigung Ihrer Sachverhaltsschilderung und Ihres Einsatzes wie folgt:

zu 1.

Dies birgt natürlich das Risiko, dass der Chemiekonzern als Markeninhaber hiergegen Widerspruch einlegt. Ob dieser Widerspruch Erfolg hat, hängt zum einen davon ab, wie alt die Eintragung der Marke ist. Sollte die Marke mehr als 5 Jahre alt sein, könnten Sie dem Widerspruch die Einrede der Nichtbenutzung entgegenhalten. Der Konzern müsste dann nachweisen, dass er die Marke auch tatsächlich für die Ware/Dienstleistung benutzt hat, für die Sie die neue Eintragung anstreben.
Zum anderen kommt es auf die Kennzeichnungskraft der Marke an. Hat die Marke nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft, reichen auch schon geringe Unterschiede im angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aus, um eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können.

zu 2.

Die Verwechslungsgefahr hängt insbesondere von der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die mit der Marke gekennzeichnet sind, und von der Kennzeichnungskraft der geltend gemachten Marke ab (wobei diese Faktoren in einer Wechselwirkung stehen). Insofern ist ein solcher Zusatz natürlich sinnvoll, da im Widerspruchsverfahren dann entgegengehalten werden kann, dass schon die Marken nicht identisch sind. Hat die bereits eingetragene Marke aber eine hohe Kennzeichnungskraft und besteht zumindest eine Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen, hilft ein solcher wenig unterscheidungskräftiger Zusatz aber auch nicht (z.B. schüzt die Marke "Microsoft" auch „Microsoft Mail").

Zu 3.

In der Praxis wird oftmals eine Abgrenzungsvereinbarung zwischen den Parteien getroffen, in der der Anmelder der neuen Marke erklärt, dass er diese nur für bestimmte Waren oder Dienstleistungen verwenden wird und die Branchen oder Warenklassen, für die der andere Markeninhaber Schutz beansprucht, meiden wird. Ob der Chemiekonzern sich auf eine solche Abgrenzungsvereinbarung einlassen wird, ist schwer vorhersehbar. Wenn eine Verwechslungsgefahr eindeutig bejaht werden und eine entsprechende Nutzung nachgewiesen werden kann, wird er dies nicht für nötig erachten. Gibt es hieran aber Zweifel und ist der Ausgang eines markenrechtlichen Verfahrens ungewiss, ist es durchaus möglich und wahrscheinlich, dass der Konzern eine solche Vereinbarung unterschreibt, insbesondere wenn die für die neue Marke beanspruchten Waren/DL für ihn eh nicht von Interesse sind.

Zu 4.

Gerade größere Unternehmen achten darauf, erfolgreiche Marke intensiv zu überwachen und zu verteidigen, auch um einer Verwässerung der Marke vorzubeugen. Daher besteht durchaus die Gefahr einer Abmahnung. Wenn durch die Nutzung tatsächlich die Kennzeichenrechte des Chemiekonzerns verletzt werden, sollten Sie ohne vorherige Klärung davon Abstand nehmen, da das (Kosten-)Risiko zu groß erscheint. Auf eine Duldung zu vertrauen dürfte angesichts der rigiden Abmahnpolitik vieler Konzerne grob fahrlässig sein.

Da Sie Ihr Produkt noch nicht auf den Markt gebracht und die Marke noch nicht etabliert haben, würde ich Ihnen grundsätzlich anraten, die Bezeichnung zu ändern, so dass eine Markenrechtsverletzung von vornherein sichert ausgeschlossen werden kann. Denn es ist mehr als ärgerlich, wenn die Marke bereits (internationale) Bekanntheit erlangt hat und die Nutzung dann aufgrund der abschließenden Entscheidung in einem Markenrechtsverfahren (das sich ja über längere Zeit hinziehen kann) eingestellt werden muss.

Wenn Sie die Bezeichnung aber beibehalten wollen, sollten Sie auf den Chemiekonzern zugehen und auf eine Abgrenzungsvereinbarung hinwirken. Alternativ käme natürlich auch ein entsprechender Lizenzvertrag in Betracht.

Lediglich wenn die Eintragung mehr als 5 Jahre alt ist oder die Marke nur eine geringe Kennzeichnungskraft hat, sollte der direkte Weg über die Markenanmeldung gegangen werden, wobei die Marke dann zur Sicherheit mit dem vorgeschlagenen Zusatz versehen und die anzumeldenden Waren und Dienstleistungen so konkret wie möglich beschrieben und auf das Wesentliche beschränkt werden sollten.


Ich hoffe, Ihnen eine erste hilfreiche Orientierung ermöglicht zu haben. Bei Unklarheiten benutzen Sie bitte die kostenfreie Nachfragefunktion.

Bedenken Sie bitte, dass ich Ihnen hier im Rahmen einer Erstberatung ohne Kenntnis aller Umstände keinen abschließenden Rat geben kann. Sofern Sie eine abschließende Beurteilung des Sachverhaltes wünschen, empfehle ich, einen Rechtsanwalt zu kontaktieren und die Sachlage mit diesem bei Einsicht in sämtliche Unterlagen konkret zu erörtern.

Mit freundlichen Grüßen

Nachfrage vom Fragesteller 23.06.2011 | 15:49

Zu unserer ersten Frage haben Sie unter anderem ausgeführt: "Der Konzern müsste dann nachweisen, dass er die Marke auch tatsächlich für die Ware/Dienstleistung benutzt hat, für die SIE die neue Eintragung anstreben. " Wir würden eine Registrierung in Klasse 42 mit klarem Bezug auf Software-Entwicklung anstreben. Muss der Chemiekonzern also eine Markennutzung in "unserem" Kontext der Software-Entwicklung nachweisen, um unserer Registrierung erfolgreich widersprechen zu können? Wenn Sie schreiben "...reichen auch schon geringe Unterschiede im angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aus", meinen Sie dann unterschiedliche Klassen oder unteschiedliche Spezifikationen innerhalb der gleichen Klasse? Welche Relevanz hat hier die gemeinsame Klasse und welches Gewicht haben die Waren- und Dienstleistungsspezifikationen über die Klasse hinaus?

In unserem konkreten Fall ist folgendes Szenario gegeben: Die Marke des Chemiekonzernes wurde 2003, also bereits vor acht Jahren eingetragen. Auch ist die Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marke in Frage zu stellen. Zum Einen weist die Marke keinerlei beschreibende Elemente in Bezug auf die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen auf (es handelt sich bestenfalls um ein Akronym). Zum anderen ist die Marke selbst mit Aufwand nicht öffentlich mit dem Konzern in Verbindung zu bringen. Sowohl eine einfache Google-Suche, als auch eine Recherche auf der Konzern-Webseite ergibt keinerlei Hinweise auf die bloße Existens der Marke. Als Laie würde ich der Marke somit relevante Kennzeichnungskraft absprechen wollen.

Zudem haben wir im Rahmen einer DPMA-Recherche festgestellt, dass außer "Pogo" (Beispiel) bereits eine zweite Marke in Klasse 42 eingetragen wurde, die dem Format "Pogo Walt" folgt (dies war uns durch Fokus auf die WIPO zunächst unterlaufen). Auch diese zweite Marke ist öffentlich nicht zu finden.

Wir gehen also davon aus, dass die Registrierung der Marke "Pogo Mail" durchaus erfolgreich sein könnte, wüssten eine Differenzierung Ihrerseits zu den oben aufgeführten Fragen jedoch sehr zu schätzen!

Zu den Formalitäten: Wir würden nun also gegebenfalls zunächst eine Marke im Format "Pogo Mail" beim DPMA anmelden. Sofern diese Registrierung erfolgreich ist, würden wir eine internationale Registrierung über die WIPO anstreben. Wir fragen uns: Ist diese Reihenfolge formal richtig? Ist es möglich bzw. sinnvoll schon bei der Anmeldung Informationen mitzuliefern, die z.B. auf die Kennzeichnungskraft der bereits eingetragenen evtl. "konkurrierenden" Marken abzielen?

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Antwort auf die Nachfrage vom Anwalt 23.06.2011 | 18:23

Vielen Dank für Ihre Nachfrage, die ich wie folgt beantworten möchte:

Sollte der Konzern tatsächlich Widerspruch gegen Ihre Eintragung einlegen, können Sie die Einrede der Nichtbenutzung entgegenhalten (§ 43 Absatz 1 MarkenG). Bei der Entscheidung über den Widerspruch werden dann nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Der Konzern müsste also z.B. durch Vorlage von entsprechenden Umsatzzahlen darlegen, dass er unter der Marke ebenfalls z.B. selbst entwickelte Software vertrieben hat.

Für die Verwechslungsgefahr kommt es nicht allein auf die Zuordnung zu einer Klasse an, sondern auf die Ähnlichkeit zwischen den konkret eingetragenen Waren (ausführlich hierzu DPMA, Beschluss vom 10.03.2009, Az.: 307 67 995.0/11).

Mit Kennzeichnungskraft ist gemeint, ob die Marke geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Je weniger beschreibend eine Marke ist, umso mehr Kennzeichnungskraft besitzt sie. So besitzt z.B. der Begriff "Diesel" keine Kennzeichnungskraft für Kraftstoffe, wohl aber für Bekleidungsartikel.
Die Punkte, die Sie ansprechen, beziehen sich eher auf die Verkehrgeltung der Marke, die allerdings nur zu prüfen wäre, wenn der Inhaber einer nicht eingetragenen Marke Widerspruch erhebt (vgl. § 4 Nr.2 MarkenG). Wenn allerdings eine Recherche keine Hinweise auf die "Existenz" der Marke ergab, spricht dies natürlich dafür, dass eine rechtserhaltende Nutzung nicht stattfindet und der Konzern daher keine Rechte aus der Marke geltend machen kann.

Die internationale Eintragung einer Marke ist von vornherein nur für den Fall zulässig, dass die Marke im Ursprungsland, also auf nationaler Ebene, bereits registriert ist oder sich dort zumindest in einem Anmeldeverfahren befindet. Insofern muss zunächst eine nationale Anmeldung (oder alternativ eine Anmeldung als EU-Gemeinschaftsmarke beim HABM) erfolgen. Auf "konkurrierende" Marken wird dabei nicht eingegangen, dies geschieht nur, wenn tatsächlich Widerspruch gegen die Eintragung eingelegt werden sollte.

Sollte es zu Problemen bei der Markenanmeldung kommen, stehe ich Ihnen selbstverständlich zur weiteren Beauftragung zur Verfügung.


Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Bewertung des Fragestellers 23.06.2011 | 18:35

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