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Widerspruch einer Markenanmeldung


| 08.12.2011 19:41 |
Preis: ***,00 € |

Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht


Beantwortet von



Habe eine Marke angemeldet mit dem Namen 'Black Burn', die auch vom Patent und Markenamt nicht bemängelt wurde.

Nun habe ich gleich 2 Ankündigungen des Widerspruchs erhalten.

1.Marke mit dem Namen 'Burn'
(von Coca Cola)

Es würde angeblich eine Verwechslungsgefahr bestehen und ich soll die Marke in allen Klassen zurücknehmen, ansonsten einstweilige Verfügung und Widerspruchsverfahren
' Burn' ist ein Energy Drink
'Black Burn' ist ein Diätprodukt (Nahrungsergänzungsmittel) aber in den selben Klassen gespeichert wie 'Burn'

2. Marke mit den Namen Red Burn

In derselben Branche wie meines (Nahrungsergänzungsmittel)

Ich kann die Verwechslungsgefahr nicht erkennen zwischen einem Wort Burn und 2 Wörter Black Burn.
Auch nicht zwischen Red Burn und Black Burn (zumal ich auch die Marke Black Stack führe)
Wenn sich jemand Red Burn schützen lässt kann er doch nicht gleichzeitig Anspruch auf Black, Yello,Green usw haben.

1.Die Rechtschutz übernimmt kein Markenrecht, wie sehen Sie die Chancen ,dass ich Recht bekomme?

2. Bleibe ich in jedem Fall auf meine Rechtsanwaltsgebühren sitzen, auch wenn ich vor Gericht gewinne?

3. Könnte man das Widerspruchsverfahren auch ohne Anwaltshilfe durchstehen, oder ist das eher nicht zu empfehlen?
08.12.2011 | 22:18

Antwort

von


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Sehr geehrter Fragesteller,

vielen Dank für die Anfrage, die ich Ihnen gerne im Rahmen der Erstberatung und Ihrem Einsatz beantworte.
Eine Recherche im Markenregister und Auswertung war in diesem Rahmen nicht möglich.

Frage 1.

Die Entscheidung der Frage, ob eine relevante Ähnlichkeit der Marken „Burn" und „Black Burn" oder „Red Burn" besteht § 14 Abs. 3, 4 MarkenG richtet sich nach der möglichen Verwechslung durch die Abnehmer der Produkte (Verkehrskreise), als Verwechslungsgefahr bezeichnet.
Bei der Eintragung der Marke prüft das Markenamt nicht, ob eine Verwechslungsgefahr mit bestehenden Marken droht.
Wegen dieser Abschätzung fallen Gerichtsentscheidungen und Entscheidungen des Markenamtes über Abgrenzungsfragen oft unterschiedlich aus, so dass eine Prognose in Ihrer Sache schwierig ist.
Bei Ihrer Marke kommt eine Ähnlichkeit wegen des identischen Wortbestandteils (Phantasiebezeichnung) „Burn" in Betracht.
Es kommt also letztendlich darauf an, ob sich aus dem weiteren Bestandteil eine hinreichende Unterscheidbarkeit ergibt. Das Problem ist dabei, dass die der Zusatz „black" von Verbrauchern als Zusatz oder Beschreibung verstanden werden kann. Dies kann dazu führen, dass von den Verkehrskreisen (Händlern, Verbrauchern) eine (gedankliche) Verbindung zwischen Ihrer Marke und der älteren Widerspruchsmarken hergestellt wird, die tatsächlich nicht besteht, oder die Produkte verwechselt werden.

Bei der Beurteilung ist natürlich auch entscheidend, ob Sie eine reine Wortmarke angemeldet haben, oder sich eine weitere Unterscheidbarkeit aus der Darstellung einer Wort-Bildmarke ergibt. Dies war Ihrer Frage nicht zu entnehmen.

Frage 2.

Wenn Sie das Gerichtsverfahren vollständig gewinnen (obsiegen), haben Sie Anspruch auf Erstattung der Ihnen entstandenen Rechtsanwaltskosten, bei teilweisem Obsiegen nach der jeweiligen Quote (§ 91 ZPO).
Es drohen Ihnen dementsprechend auch Erstattungsansprüche der Gegenseite, falls Sie verlieren.
Neben dem registerrechtlichen Vorgehen der Gegenseite gem. §§ 42, 51 i.V.m. § 9 MarkenG droht das angekündigte Wettbewerbsverfahren, das darauf gestützt wird, dass Ihre Marke die der Gegenseite im Wettbewerb unrechtmäßig durch die Ähnlichkeit ausnutzt oder behindert (§§ 8, 4 Ziff 9,10 UWG).
Es werden Streitwerte als Grundlage der zu erstattenden Anwalts- und Gerichtsgebühren in Höhe des Wertes der Marke (regelmäßig 100.000 Euro und mehr) angesetzt.

3. Meine Empfehlung:

Ich empfehle Ihnen daher zur Vermeidung erheblicher Kostenrisiken und evtl. Schadensersatzforderungen einen anderen (abgewandelten) Markennamen zu entwickeln und diesen vor Anmeldung von einem spezialisierten Rechtsanwalt auf bestehende, ähnliche Marken prüfen zu lassen. Dazu wird auch eine Recherche zu Ähnlichkeiten auf Eintragungen im deutschen und europäischen Markenregister durchgeführt.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!


Rechtsanwalt Stefan Musiol
Fachanwalt für Gewerblicher Rechtsschutz

Nachfrage vom Fragesteller 11.12.2011 | 20:28

Sehr geehrter Herr Musiol,

danke sehr für ihre aussagekräftige Antwort.Werde eine sehr gute Bewertung abgeben.
Wahrscheinlich haben sie Recht,dass ich die Marke zurückziehen sollte, allerdings bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Aussichten so schlecht wären. Allerdings ist das Risiko wohl zu hoch. Eine Nachfrage hätte ich noch.
Bei Coca Cola bin ich mir nicht mehr sicher,ob die einfach nur bluffen, denn deren Marke Burn ist unter deren angeg. Nr. nur unter Kl. 32 eingetragen.
Marken Nr 003501244 EM (Europäische Marke)
32 List of Goods and Services:Getränke, nämlich Trinkwasser, aromatisierte Wässer, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer; und andere alkoholfreie Getränke, nämlich alkoholfreie Getränke, Energiegetränke und Sportgetränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe, Konzentrate und Pulver für die Zubereitung von Getränken, nämlich aromatisierten Wässern, Mineralwässern und kohlensäurehaltigen Wässern, Erfrischungsgetränken, Energiegetränken, Sportgetränken, Fruchtgetränken und Fruchtsäften.

In BRD steht unter der Markenanmeldung:
Erlangte Unterscheidungskraft :Nein (was immer das auch heißt)

Klasse(n) Nizza 05: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygieneartikel für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Klasse(n) Nizza 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Liest sich ja auch nicht gerade wie ein Energy Drink und schon gar nicht Nahrungsergänzungsmittel (diätetische Lebensmittel)

Bei meinem Produkt handelt es sich um ein Produkt zum Abnehmen (diätetisches Lebensmittel) in Kapselform.
Das hatte ich in KL. 05,30,32 eingetragen.

Nachfrage:
Wäre es eine Möglichkeit vorzuschlagen,dass ich die Marke nur in der Klasse 32, worunter auch Energie-Getränke (Energydrinks) fallen, lösche?
Weiterhin könnte ich auch schriftlich geben,dass der Name ausschliesslich für ein Abnehmprodukt in Kps Form genutzt wird.
Dann würde ich,falls möglich die Kl. 29 (diätetische Lebensmittel...) mit reinnehmen oder es bei 2 Klassen belassen

Danke nochmals für Ihre Antwort im voraus.



P.S
Sollte ich mit Coca Cola und der anderen Firma doch noch ein Übereinkommen finden, könnten Sie evtl für mich eine Unterlassungserklärung/Einstweilige Verfügung gegen eine holländische Firma erwirken, die, wie gerade festgestellt ihr Produkt mit demselben Namen Black Burn in BRD und Holland verkauft. Ohne Markenanmeldung.
Kataloge und Webseite liegen mir vor.
Aber ich nehme an,dass wenn ich die Marke eh zurücknehmen muß ,man da jetzt auch nichts mehr unternehmen kann.

Antwort auf die Nachfrage vom Anwalt 12.12.2011 | 14:24

Sehr geehrter Ratsuchender,

vielen Dank für Ihre Nachfrage.

Es ist sicherlich möglich, den Streit über eine außergerichtliche Einigung zu beenden.

Eine einvernehmliche Beschränkung der Marke (Teilrücknahme der Anmeldung) auf bestimmte Klassen und Produkte ist möglich.

Bei Anmeldung der Marke "Red Burn" wurde ein Widerspruchsverfahren offenbar einvernehmlich beendet. Möglich wäre dies in Ihrer Sache auch. Ob sich die Gegenseite darauf einlässt oder ein gerichtliches Eilverfahren anstrengt, ist freilich nicht sicher.

Bezüglich der älteren Marke "Burn" besteht außerhalb der Klasse 32 keine erkennbare direkte Kollision, anders als bei der Marke "Red Burn". Die Gegenseite kann sich aber auf alle Marken stützen, auch auf Gemeinschaftsmarken.

Ich wünsche Ihnen für Verhandlungen viel Erfolg!

Ergänzung vom Anwalt 08.12.2011 | 22:21

Rechtsanwalt Stefan Musiol
Strategien für Unternehmer und Private

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Fax +49.911.9601920
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Ergänzung vom Anwalt 12.12.2011 | 14:26

Sehr geehrter Ratsuchender,

vorsorglich weise ich nochmals darauf hin, dass die Register im Rahmen der Beantortung nicht geprüft oder analysiert werden konnten. Die Antwort basiert also nur auf Ihren Angaben.

Beste Grüße
RA Stefan Musiol
Bewertung des Fragestellers 12.12.2011 | 21:48


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Danke sehr"
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BEWERTUNG VOM FRAGESTELLER 12.12.2011
5/5.0

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