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Frage geschrieben am 01.12.2009 19:08:50

Internationale Registrierung einer Marke - Office Action aus den USA

Rechtsgebiet: Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht | Einsatz: € *** | Status: Beantwortet | Aufrufe: 1092
Bewertung der Antwort vom Fragesteller:
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Im Rahmen einer internationalen Registrierung einer deutschen Basismarke für die USA erhielt ich über die WIPO/OMPI eine "Office Action" des US Patent- und Markenamtes (USPTO), in welcher der zuständige Trademark Attorney beim USPTO das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bemängelt (provisional full refusal). Gleichzeitig wurde aber auch bereits ein wohl passendes Verzeichnis vorgeschlagen, welches ich gerne akzeptieren würde. Eine Online-Beantwortung der Office Action ist aber nicht möglich, da laut Website wegen der internationalen Registrierung eine Änderung des Warenverzeichnisses nicht erlaubt ist.

Meine Frage nun: wenn ich mit dem Warenverzeichnis-Vorschlag des US Trademark Attorneys einverstanden bin, an wen muss ich mich dann eigentlich wenden? Schreibe ich direkt an das USPTO oder an die WIPO? Gibt es heirfür irgendwelche Formulare? Und ist die vorgeschlagene Änderung überhaupt möglich, da ja wie geschildert eine Online-Änderung des Verzeichnisses wegen der internationalen Registrierung anscheinend nicht geht.


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Diese Antwort ist vom 1.12.2009 und möglicherweise veraltet. Stellen Sie jetzt Ihre aktuelle Frage und bekommen Sie eine rechtsverbindliche Antwort von einem Rechtsanwalt.
Antwort geschrieben am 01.12.2009 19:40:01
Rechtsanwalt Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Malte Mörger, LL.M.
Sachsenring 43, 50677 Köln, Tel: 0221-233240, Fax: 0221-233241
Kaufrecht, Medienrecht, Zivilrecht, Internet und Computerrecht, Fachanwalt Gewerblicher Rechtsschutz
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Sehr geehrter Fragesteller,

ich beantworte Ihre Frage - aufgrund des geringen Einsatzes in der gebotenen Kürze - wie folgt:

1. Grundsätzlich ist es möglich, den Vorschlag des USPTO zu akzeptieren. Das Verzeichnis wird dann bei der WIPO für US in der geänderten Fassung separat eingetragen. Die Mitteilung erfolgt unmittelbar an das USPTO.

2. Vor dem USPTO dürfen nur dort zugelassene Anwälte auftreten. Sie müssen daher Rechtsanwälte in den USA beauftragen. Mir ist z. B. die Kanzlei Patel & Allumit (http://www.patelalumit.com/) bekannt, die diese Dienstleistung für ca. 450 US-$ anbietet.

Ich hoffe, dass Ihre Fragen damit beantwortet sind. Andernfalls nutzen Sie die kostenlose Nachfragefunktion.

Nachfrage vom Fragesteller geschrieben am 02.12.2009 10:33:21

Sehr geehrter Herr Mörger,

vielen Dank für die schnelle Antwort.

Eine kurze Nachfrage: Sie schreiben vor dem USPTO darf nur ein dort zugelassener Anwalt auftreten. Der Antragsteller selbst kann aber doch auch antworten, oder? Ist es nicht möglich einfach den Vorschlag des Law Attorneys mit einem Zweizeiler via Telefax an das USPTO anzunehmen?
Antwort auf Nachfrage vom Anwalt geschrieben am 04.12.2009 16:30:01

Sie finden Einzelheiten zu dieser Frage im Abschnitt "Who ist prohibited to respond to this prvisional full refusal" in den Ihnen von der WIPO übersandten Unterlagen (".... Applicant may respond directly...".
Ein US-Anwalt ist nur nötig, wenn Sie nicht selbst antworten. Entschuldigen Sie die Ungenauigkeit in meiner Antwort.

MfG Mörger

Bewertung der Antwort vom Fragesteller

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