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Entwicklungsauftrag: Übertragung von Nutzungsrechten


| 21.11.2014 11:42 |
Preis: ***,00 € |

Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht


Beantwortet von

Rechtsanwalt Jan Wilking



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben als mittelständisches Ingenieurbüro im Auftrag eines Kunden eine Steuerung für einen Produktprototypen dieses Kunden entwickelt. Dass aus diesem Prototypen eventuell ein Produkt abgeleitet werden soll, war uns soweit bereits zu Projektbeginn bekannt. Es wurde bezüglich des weiteren Vorgehens nach der Fertigstellung des Prototypen mündlich vereinbart, dass man sich gesondert trifft um Themen wie Vorserie, Produktion und Zulieferung zu besprechen und zu konkretisieren. Ein konkreter Termin dazu existiert bis dato noch nicht.

Für die Entwicklung des Prototypen haben wir uns auf ein schrittweises Vorgehen geeinigt. Wir haben die Entwicklung unsererseits in Phasen eingeteilt und diese Phasen bisher separat angeboten und abgerechnet. Nun ist mit der letzten Phase die Entwicklung von unserer Seite her abgeschlossen, d.h. unsere Steuerung ist fertig durchentwickelt, im Prototypen des Kunden verbaut und abgenommen.

Unser zugehöriges finales Angebot weist diesbezüglich die Planung der Steuerung, die Umsetzung, Tests, Verkabelung am Prototypen des Kunden, dazu notwendiges Material sowie Fahrtkosten aus. Der genaue Wortlaut bezieht sich nur auf "Entwicklung, Inbetriebnahme und Tests der Steuerung für den finalen Produktprototypen". All diese Arbeiten haben wir abgeschlossen und diese Arbeiten wurden auch abgenommen, wodurch das Entwicklungsprojekt für uns abgeschlossen ist. Dementsprechend haben wir den Kunden nach der Abnahme darüber informiert, dass wir die zum finalen Angebot gehörigen Posten gerne in Rechnung stellen wollen, worauf der Kunde uns mündlich bestätigt hat, dass wir so verfahren können. Die Rechnung haben wir wenige Tage später übersandt.

Dieser im Großen und Ganzen ohnehin schon schwierige Kunde (wir sind dem Kunden oft kulant entgegen gekommen ohne dass diese Zugeständnisse je gewürdigt worden wären) weigert sich nun diese Rechnung zu bezahlen. Er begründet es damit, dass zum Lieferumfang unseres letzten Auftrags ALLE Daten gehören, die mit dem Projekt zusammenhängen und die er benötigt um den Prototypen in ein Produkt umzuwandeln, zu fertigen UND weiterzuentwickeln. Sprich Platinenlayouts, Schaltpläne, Software, Verkabelungspläne, und alles Ähnliche.

Wir selbst unterscheiden dabei aber strikt zwischen Daten die rein zur Fertigung (im folgenden "Fertigungsdaten") benötigt werden: Kompilierter Code, NICHT aber Quellcode; Layouts der Platinen, NICHT aber deren Schaltpläne; und Daten die zur Weiterentwicklung (im folgenden "Weiterentwicklungsdaten") des Produkts benötigt werden: Eben Quellcodes, Schaltpläne, oder Ähnliches. Viele dieser Weiterentwicklungsdaten beinhalten grundlegendes Know-How, das wir auch gerne noch weiterverwenden wollen, das der Kunde zum Bau des Produktes gar nicht benötigt und an dem wir ihm dementsprechend kein Nutzungsrecht einräumen wollen.

Da unser Auftrag nur die Entwicklung einer Steuerung für den Prototypen abdeckt und nichts anders vereinbart war, stellen wir uns nun auf den Standpunkt, dass der Kunde erst unsere Rechnung begleichen soll und dass wir dann auf einer gesonderten vertragliche Vereinbarung (z.B. Lizenzvertrag) über die Übergabe von Fertigungsdaten (bzw. einigen der Weiterentwicklunsdaten) und über deren Nutzung durch den Kunden bestehen müssen.

Wir wären auch bereit die reinen Fertigungsdaten bereits zum jetzigen Zeitpunkt zu übergeben, aber nur unter der Bedingung, dass diese vom Kunden nur für den Betrieb des Prototypen genutzt werden dürfen.

Nach unserem Verständnis des Urheberrechts gehen mit einem Entwicklungsauftrag nicht automatisch die Nutzungsrechte an dem entwickelten Werk auf den Kunden über, wie es der Kunde momentan darzustellen versucht. Auch sind die in unserer letzten Rechnung aufgelisteten Arbeitsstunden "für den Entwurf und die Entwicklung der Steuerung" unserer Ansicht nach keineswegs bereits als Entschädigung für die Abtretung der Nutzungsrechte an den Kunden zu verstehen.

Natürlich sind wir bereit dem Kunden zu gegebenen Zeitpunkt auch (ausschließliche) Nutzungsrechte an jenen Daten einzuräumen, die er für die Fertigung und die Weiterentwicklung des Produktes WIRKLICH benötigt, schließlich ist es der Sinn eines Entwicklungsauftrages dass der Kunde die Entwicklung auch nutzen kann. Aber die Bedingungen der Nutzung wollen wir gesondert schriftlich festgehalten haben. In diesem vertraglichen Dokument wollen wir z.B. auch unsere Entpflichtung für die Produkthaftung bzw. für die Einschränkung der Haftung für nach der Abnahme festgestellte Designfehler regeln.

Nun zu den konkreten Fragen:

a) Ist es sinnvoll unter Berücksichtigung des Arguments des Kunden, die Lieferung wäre ohne die Fertigungs- und Weiterentwicklungsdaten unvollständig, auf einer fristgerechten Bezahlung des ausstehenden Betrages für die ausgeführte, gelieferte und abgenommene Steuerung des Prototypen zu bestehen?

b) Können wir dem Kunden ohne größere rechtliche Risiken ausschließlich die Fertigungsdaten schicken und deren Nutzung vorerst auf den Prototypen einschränken?

c) Ist unsere Auffassung, dass uns neben den bisher abgerechneten Honorar für die Entwicklung noch ein separates - noch zu vereinbarendes - Honorar für die Übertragung der Nutzungsrechte zusteht, zutreffend?

d) Inwieweit können wir bei der Übertragung der Nutzungsrechte verhindern, dass uns der Kunde die Weiternutzung von zusammenhanglosen Bestandteilen der Gesamtsteuerung (z.B. unabhängige Schaltungsteile, unabhängige Algorithmen, etc.) untersagt?

e) Können wir auf den Abschluss eines Lizenzvertrages o.Ä. bestehen?

f) Können wir nach der nun abgeschlossenen Prototypenentwicklung die Zusammenarbeit mit dem Kunden komplett einstellen (eventuell auch mit dem Zugeständnis dass der Kunde die Fertigungsdaten für den Prototyp nicht aber die Weiterentwicklungsdaten kostenfrei erhält), ohne dass dieser Schadensersatzansprüche gegen uns geltend machen kann?

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Antwort und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Einsatz editiert am 21.11.2014 11:52:16
Sehr geehrter Fragesteller,

Ihre Anfrage möchte ich Ihnen auf Grundlage der angegebenen Informationen verbindlich wie folgt beantworten:

Im Urheberrecht gilt die Zweckübertragungstheorie, wonach ein Urheber dem Nutzer (nur) diejenigen Rechte an dem Werk einräumt, welche er zur bestimmungsgemäßen Nutzung benötigt, vgl. § 31 Absatz 5 UrhG - alle weiteren Rechte verbleiben beim Urheber. In diesem Zusammenhang hat der Bundesgerichtshof (BGH, Urteil vom 16. 12. 2003 - X ZR 129/01) folgenden Leitsatz ausgesprochen: "Ob der Werkunternehmer, der sich zur Erstellung eines Datenverarbeitungsprogramms verpflichtet hat, dem Besteller auch den Quellcode des Programms überlassen muß, ist mangels einer ausdrücklichen Vereinbarung nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen. Neben der Höhe des vereinbarten Werklohns kann dabei insbesondere dem Umstand Bedeutung zukommen, ob das Programm zur Vermarktung durch den Besteller erstellt wird und dieser zur Wartung und Fortentwicklung des Programms des Zugriffs auf den Quellcode bedarf."

Für Ihren Fall bedeutet dies: Da Ihr Auftrag auf die "Entwicklung, Inbetriebnahme und Tests der Steuerung für den finalen Produktprototypen" beschränkt war, müssen Sie auch nur für diese Nutzung die Rechte einräumen und nur die Fertigungsdaten herausgeben, die für diese Nutzung notwendig sind, nicht aber die von Ihnen treffend benannten Weiterentwicklungsdaten. Etwas anderes würde nur gelten, wenn vom Auftrag bereits der zukünftige Einsatzzweck einer späteren Vermarktung ausdrücklich umfasst wäre und zudem hierfür die Weiterentwicklungsdaten zwingend erforderlich sind - beides ist aber zumindest nach Ihrer kurzen Schilderung gerade nicht der Fall.

Auch wenn eine abschließende Beurteilung ohne Einsichtnahme in alle Unterlagen nicht erfolgen kann, hier meine rechtliche Einschätzung aufgrund Ihrer Schilderung unter Berücksichtigung der oben ausgeführten Rechtslage :

a) Ja, da der Auftrag nach Ihren Angaben vollständig ausgeführt und abgenommen wurde.

b) Ja, die Einschränkung sollte aber ausdrücklich und unmissverständlich erfolgen.

c) Hierfür müssten im Streitfalle die vertraglichen Regelungen ausgelegt werden, wobei es entscheidend darauf ankäme, inwieweit der Umfang der späteren Nutzung für Sie bei Vertragsschluss bereits vorhersehbar war und dieser zukünftige Einsatzzweck auch in den vereinbarten Werklohn eingeflossen ist. Da aber nach Fertigstellung des Prototypen ausdrücklich weitere konkrete Ansprachen zwischen Ihnen und dem Auftraggeber bezüglich der weiteren Nutzung geplant waren, ist eher davon auszugehen, dass die Richter nur eine Einräumung der Nutzungsrechte für den Prototyp bejahen. Eine weitere Vermarktung würde dann die Einräumung weiterer Nutzungsrechte bedürfen, die auch entsprechend vergütet werden müssen.

d) Sie können z.B. nur ein einfaches (und kein ausschließliches) Nutzungsrecht einräumen und sich so die eigene Weiternutzung einzelner Bestandteile vorbehalten.

e) Wenn sich der Kunde entschließt, das Produkt zu vermarkten, ja . Die einfachen Rechte zur Nutzung im Zusammenhang mit dem Prototypen dürften dagegen von dem Auftrag abgedeckt sein, siehe meine Antwort zu c).

f) Dies hängt davon ab, inwieweit die Weiterentwicklungsdaten für den Einsatzzweck erforderlich sind, siehe den oben genannten Leitsatz des BGH. In der Regel ergibt sich zumindest als vertragliche Nebenpflicht, dem Auftraggeber die notwendigen Daten für einen angemessenen Preis bzw. Lizenzgebühr anzubieten. Hierauf kann sich der Auftraggeber allerdings nicht mehr berufen, wenn er sich selbst vertragswidrig verhält und Ihnen daher eine weitere Zusammenarbeit nicht zugemutet werden kann.


Ich hoffe, Ihre Frage verständlich beantwortet zu haben und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Bei Unklarheiten können Sie die kostenlose Nachfragefunktion benutzen.

Mit freundlichen Grüßen
Bewertung des Fragestellers 25.11.2014 | 01:52


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"Sehr geehrter Herr Wilking,
wir bedanken uns ganz herzlich für die ausführliche, schnelle und sehr hilfreiche Antwort. Sollten sich in dieser Angelegenheit weitere Fragen ergeben, kommen wir sehr gerne wieder auf Sie zu und verbleiben mit den besten Grüßen."